文/北京市集佳律師事務(wù)所 朱剛琴
無(wú)論在境內(nèi)還是境外，商標(biāo)惡意搶注申請(qǐng)已經(jīng)是老生常談的話題。所謂“惡意”申請(qǐng)，是相對(duì)“善意”的概念，主要是指搶注人在沒(méi)有合法權(quán)利或正當(dāng)理由的情況下，非誠(chéng)信手段試圖申請(qǐng)注冊(cè)他人已有的相同或近似商標(biāo)，從而意圖竊取他人品牌商譽(yù)不正當(dāng)獲利、或是阻礙真正權(quán)利人性行使商標(biāo)權(quán)開(kāi)展合法業(yè)務(wù)的申請(qǐng)行為。綜合國(guó)內(nèi)外商標(biāo)明文法律規(guī)則和確權(quán)維權(quán)審查實(shí)踐，對(duì)于商標(biāo)惡意申請(qǐng)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)已趨完善。適用惡意條款反對(duì)商標(biāo)申請(qǐng)的方式，也逐漸多樣全面化。為便于企業(yè)運(yùn)用，現(xiàn)將商標(biāo)惡意申請(qǐng)境內(nèi)外主要國(guó)家主要認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)用方式現(xiàn)狀予以剖析，以期對(duì)企業(yè)有所幫助。
一、境內(nèi)外商標(biāo)惡意認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
(一)國(guó)內(nèi)商標(biāo)惡意申請(qǐng)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
中國(guó)商標(biāo)法關(guān)于惡意申請(qǐng)商標(biāo)不予注冊(cè)的明文規(guī)定主要體現(xiàn)在以下幾條：
1.中國(guó)《商標(biāo)法》第四條：不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)予以駁回。
目前，國(guó)內(nèi)商標(biāo)確權(quán)維權(quán)行政和司法實(shí)踐中，對(duì)于商標(biāo)惡意申請(qǐng)的綜合認(rèn)定考量因素已總結(jié)較為完備。已有的規(guī)范性文件2021年《商標(biāo)審查審理指南》中，對(duì)于第四條不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)釋義非常細(xì)致充分。為方便進(jìn)行境內(nèi)外實(shí)踐和法律規(guī)定對(duì)比分析，整理相關(guān)條款內(nèi)容如下：
“不以使用為目的”申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)的行為是指申請(qǐng)人在申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)的時(shí)候，既無(wú)實(shí)際使用商標(biāo)的目的，也無(wú)準(zhǔn)備使用商標(biāo)的行為，或者依據(jù)合理推斷，無(wú)實(shí)際使用商標(biāo)可能性?！渡虡?biāo)法》第四條立法目的在于遏制不正當(dāng)占用商標(biāo)資源和擾亂商標(biāo)注冊(cè)秩序的商標(biāo)囤積惡意申請(qǐng)行為，其不以使用為目的的大量申請(qǐng)商標(biāo)和意欲借此牟利的意圖。同時(shí)，合理的防御性注冊(cè)和為具有現(xiàn)實(shí)預(yù)期的未來(lái)業(yè)務(wù)儲(chǔ)備商標(biāo)注冊(cè)行為，不屬于第四條的約束范疇。
判斷是否構(gòu)成不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，注冊(cè)審查程序中以發(fā)現(xiàn)的線索為主，異議、評(píng)審程序中以在案證據(jù)為主，可以綜合考慮以下因素：
（1）申請(qǐng)人基本情況；
?。?）申請(qǐng)人提交商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)整體情況；
（3）商標(biāo)具體構(gòu)成情況；
?。?）申請(qǐng)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)過(guò)程中及取得商標(biāo)注冊(cè)后的行為；
?。?）異議、評(píng)審程序中相關(guān)證據(jù)的情況；
?。?）其他考慮因素，包括但不限于：
a）申請(qǐng)人被已生效的行政決定或者裁定、司法判決認(rèn)定曾從事商標(biāo)惡意注冊(cè)行為、侵犯他人注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)行為的情況；
b)申請(qǐng)人因惡意申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)或商標(biāo)侵權(quán)行為被國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信名單等情況；
c)與申請(qǐng)人存在特定關(guān)系的自然人、法人或者其他組織累計(jì)申請(qǐng)商標(biāo)數(shù)量、待審查商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)數(shù)量、指定商品或者服務(wù)類別情況；
d)與申請(qǐng)人存在特定關(guān)系的自然人、法人或者其他組織的商標(biāo)實(shí)際交易、要約、要約邀請(qǐng)情況。
e)上述因素一般在異議、評(píng)審程序中予以考慮。
下列情形屬于《商標(biāo)法》第四條所指的“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)”行為，當(dāng)事人提供相反證據(jù)的除外：
（1）商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)數(shù)量巨大，明顯超出正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需求，缺乏真實(shí)使用意圖擾亂商標(biāo)注冊(cè)秩序的。
（2）大量復(fù)制、墓仿、抄襲多個(gè)主體在先具有一定知名度或者較強(qiáng)顯著性的商標(biāo)擾亂商標(biāo)注冊(cè)秩序的。
?。?）對(duì)同一主體具有一定知名度或者較強(qiáng)顯著性的特定商標(biāo)反復(fù)申請(qǐng)注冊(cè)，擾亂商標(biāo)注冊(cè)秩序的。
此類反復(fù)申請(qǐng)注冊(cè)的行為如屬于《商標(biāo)法》 其他條款規(guī)制的惡意注冊(cè)情形的，應(yīng)適用其他條款。
（4）大量申請(qǐng)注冊(cè)與他人企業(yè)字號(hào)、企業(yè)名稱簡(jiǎn)稱、電商名稱、域名，有一定影響的商品名稱、包裝、裝潢，他人知名并已產(chǎn)生識(shí)別性的廣告語(yǔ)、外觀設(shè)計(jì)等商業(yè)標(biāo)識(shí)相同或者近似標(biāo)志的。
（5）大量申請(qǐng)注冊(cè)與知名人物姓名、知名作品或者角色名稱、他人知名并已產(chǎn)生識(shí)別性的美術(shù)作品等公共文化資源相同或者近似標(biāo)志的。
?。?）大量申請(qǐng)注冊(cè)與行政區(qū)劃名稱、山川名稱、景點(diǎn)名稱、建筑物名稱等相同或者近似標(biāo)志的。
（7）大量申請(qǐng)注冊(cè)指定商品或者服務(wù)上的通用名稱、行業(yè)術(shù)語(yǔ)、直接表示商品或者服務(wù)的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量等缺乏顯著性的標(biāo)志的。
?。?）大量提交商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，并大量轉(zhuǎn)讓商標(biāo)，且受讓人較為分散，擾亂商標(biāo)注冊(cè)秩序的。
?。?）申請(qǐng)人有以全取不當(dāng)利益為目的，大量售賣，向商標(biāo)在先使用人或者他人強(qiáng)迫商業(yè)合作、索要高額轉(zhuǎn)讓費(fèi)、許可使用費(fèi)或者侵權(quán)賠償金等行為的。
?。?0）其他可被認(rèn)定為有惡意的申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)行為的情形。
以上情形中，（3）、（9）主要適用于異議與評(píng)審程序中；其余情形注冊(cè)審查、異議與評(píng)審程序中均適用。
不以使用為目的惡意申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)，不限于申請(qǐng)人本人申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)，也包括與申請(qǐng)人具有串通合謀行為或者具有特定身份關(guān)系或者其他特定聯(lián)系的自然人、法人或者其他組織申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)。商標(biāo)轉(zhuǎn)讓不影響對(duì)商標(biāo)申請(qǐng)人違反《商標(biāo)法》第四條情形的認(rèn)定。
2.中國(guó)《商標(biāo)法》第四十五條：已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)……自商標(biāo)注冊(cè)之日起五年內(nèi)，在先權(quán)利人或者利害關(guān)系人可以請(qǐng)求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)宣告該注冊(cè)商標(biāo)無(wú)效。對(duì)惡意注冊(cè)的，馳名商標(biāo)所有人不受五年的時(shí)間限制。
根據(jù)2021年《商標(biāo)審查審理指南》，對(duì)于第四十五條“惡意”申請(qǐng)馳名商標(biāo)，判定系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人是否具有惡意可考慮下列因素：
（1）系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人與馳名商標(biāo)所有人曾有貿(mào)易往來(lái)或者合作關(guān)系；
?。?）系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人與馳名商標(biāo)所有人共處相同地域或者雙方的商品或服務(wù)有相同的銷售渠道或地域范圍；
?。?）系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人與馳名商標(biāo)所有人曾發(fā)生其他糾紛，可知曉該馳名商標(biāo)；
?。?）系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人與馳名商標(biāo)所有人曾有內(nèi)部人員往來(lái)關(guān)系；
?。?）系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人注冊(cè)系爭(zhēng)商標(biāo)后具有以牟取不當(dāng)利益為目的，利用馳名商標(biāo)的聲譽(yù)或影響力進(jìn)行誤導(dǎo)宣傳，脅迫馳名商標(biāo)所有人與其進(jìn)行貿(mào)易合作，向馳名商標(biāo)所有人或他人索要高額轉(zhuǎn)讓費(fèi)、許可使用費(fèi)或者齊全賠償金等行為；
（6）馳名商標(biāo)具有較強(qiáng)獨(dú)創(chuàng)性；
?。?）其他可以認(rèn)定為惡意的情形。
3.其他可能推定與惡意情形相關(guān)的法條規(guī)定。例如：
中國(guó)《商標(biāo)法》第十五條：未經(jīng)授權(quán)，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標(biāo)進(jìn)行注冊(cè)，被代理人或者被代表人提出異議的，不予注冊(cè)并禁止使用。就同一種商品或者類似商品申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)與他人在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似，申請(qǐng)人與該他人具有前款規(guī)定以外的合同、業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系或者其他關(guān)系而明知該他人商標(biāo)存在，該他人提出異議的，不予注冊(cè)。
第三十二條：申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。
第四十四條：已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)，……以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)的，由商標(biāo)局宣告該注冊(cè)商標(biāo)無(wú)效。
和以上商標(biāo)法第四和四十五條不同的是，該第十五、三十二或四十四條規(guī)定并未直接體現(xiàn)“惡意”字眼。但存在商業(yè)關(guān)聯(lián)的主體搶注他人商標(biāo)的行為可被視為惡意搶注不予核準(zhǔn)注冊(cè)，已經(jīng)是商標(biāo)領(lǐng)域常見(jiàn)的惡意認(rèn)定做法。該內(nèi)容實(shí)際在以上馳名商標(biāo)惡意認(rèn)定考慮因素中已有體現(xiàn)。其中“以不正當(dāng)手段、以欺騙手段”這種相對(duì)不特定寬泛概念字眼，為是否構(gòu)成“惡意”留下了較寬的認(rèn)定空間。
此外，根據(jù)2021年《商標(biāo)審查審理指南》解釋，代理人不僅包括《民法典》中規(guī)定的代理人，也包括基于商事業(yè)務(wù)往來(lái)而可能知悉被代理人商標(biāo)的經(jīng)銷商。代表人系指具有從屬于被代表人的特定身份、因執(zhí)行職務(wù)行為而可能知悉被代表人商標(biāo)的個(gè)人，包括法定代表人、董事、監(jiān)事、經(jīng)理、合伙事務(wù)執(zhí)行人等人員。在為建立代理或者代表關(guān)系的磋商階段，代理人、代表人知悉被代理人、被代表人商標(biāo)后進(jìn)行注冊(cè)，致使被代理人、被代表人利益可能受到損害的，屬于《商標(biāo)法》第十五條第一款所指代理人、代表人的擅自注冊(cè)行為。該解釋擴(kuò)大了代理人、代表人范圍，有利于“明知”而注冊(cè)的“惡意”認(rèn)定。
通過(guò)上述條款可以看出，國(guó)內(nèi)案例實(shí)踐中，對(duì)于商標(biāo)惡意申請(qǐng)認(rèn)定是就多種因素綜合考量，認(rèn)定方式相對(duì)靈活，對(duì)境外商標(biāo)惡意的認(rèn)定也具有一定對(duì)比參考性。尤其是在商標(biāo)制度不完善的國(guó)家，參考羅列相關(guān)因素與審查員或司法審理機(jī)構(gòu)游說(shuō)溝通，往往會(huì)獲得有效的反饋。同時(shí)，為綜合參考和對(duì)比使用，分析境外主要國(guó)家惡意認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)如下：
（二）境外商標(biāo)惡意申請(qǐng)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
現(xiàn)列出境外英美法系典型國(guó)家美國(guó)、典型區(qū)域性組織歐盟和大陸法系典型國(guó)家德國(guó)關(guān)于商標(biāo)惡意申請(qǐng)的規(guī)定或判例現(xiàn)狀如下。
1.美國(guó)
美國(guó)商標(biāo)法并未直接對(duì)商標(biāo)“惡意”申請(qǐng)進(jìn)行規(guī)定，但對(duì)于商標(biāo)申請(qǐng)，美國(guó)商標(biāo)法明文規(guī)定“善意使用意圖”是美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)和維持商標(biāo)注冊(cè)的重要基礎(chǔ)之一。根據(jù)美國(guó)2022年最新修訂的蘭哈姆法第1052條規(guī)定，應(yīng)予駁回商標(biāo)包含由不道德、欺騙性或誹謗性內(nèi)容組成；或可能貶低或虛假暗示與在世或已故個(gè)人、機(jī)構(gòu)、信仰或國(guó)家象征有聯(lián)系，或使其受到蔑視或名譽(yù)受損的內(nèi)容；或地理標(biāo)志，在葡萄酒或烈酒上使用或與葡萄酒或烈酒有關(guān)使用時(shí)，可識(shí)別貨物原產(chǎn)地以外的地方……。此外，第1064條第3款規(guī)定，以欺詐手段獲得注冊(cè)的商標(biāo)可被申請(qǐng)撤銷。
在美國(guó)，法院將“惡意”視為分析混淆可能性的因素之一，即，若被告試圖與原告的商標(biāo)混淆，即表明被告的行為很可能產(chǎn)生了這種混淆效果。在混淆可能性分析中，多種因素考量允許法院平衡各種因素并采用靈活滑動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)：例如，能證明惡意的證據(jù)越多，則證明商標(biāo)近似或商品/服務(wù)類似性所需的證據(jù)就越少。
鑒于美國(guó)遵循判例制度，列出可推導(dǎo)認(rèn)定商標(biāo)惡意申請(qǐng)要素的部分案例如下：
在美國(guó)商標(biāo)審判和上訴委員會(huì)（TTAB）2010年審理第91171220號(hào)Carr. v. Garnes,（2010 WL 4780321）異議案例中，TTAB基于以下證據(jù)事實(shí)認(rèn)定申請(qǐng)人缺乏真實(shí)實(shí)用意圖：
?。?）2004 年，Carr 曾與律師 Marvin Arrington 談?wù)撨^(guò)他的生意；七個(gè)月后，這位律師與申請(qǐng)人 Garnes (Babuke Brothers, LLC) 成立了一家公司，不久后注冊(cè)了域名 afrostoshelltoes.com，申請(qǐng)了佐治亞州商標(biāo)注冊(cè)，并申請(qǐng)了聯(lián)邦注冊(cè)；
（2）雙方都位于美國(guó)佐治亞州；
?。?）雙方都在同一家報(bào)紙上做廣告；
（4）雙方都使用了不尋常的術(shù)語(yǔ)“shelltoes”；
?。?）申請(qǐng)人沒(méi)有解釋他是如何在這種情況下采用這個(gè)商標(biāo)的。
基于以上證據(jù)，TTAB申請(qǐng)人認(rèn)為申請(qǐng)人Carr.在明知異議人在先商標(biāo)的情況下，在與異議人相關(guān)的服務(wù)上提交商標(biāo)申請(qǐng)，意圖利用異議人的商標(biāo)商譽(yù)進(jìn)行交易，從而認(rèn)定申請(qǐng)人在申請(qǐng)商標(biāo)時(shí)缺乏善意使用意圖，存在混淆可能性。
在美國(guó)TTAB于2012年審理的 L’Oreal S.A. v. Marcon, 102 USPQ2d 1434案例中，TTAB基于以下內(nèi)容認(rèn)定申請(qǐng)人缺乏真實(shí)實(shí)用意圖：
?。?）申請(qǐng)人缺乏文件證據(jù)或任何其他客觀證據(jù)證明其可以/將會(huì)使用該商標(biāo)；
?。?）申請(qǐng)人缺乏制造或以其他方式提供申請(qǐng)商品所需的能力或經(jīng)驗(yàn)；
（3）僅通過(guò)許可或外包的方式含糊地暗示使用；
?。?）未采取任何具體行動(dòng)或制定任何具體使用計(jì)劃；
?。?）申請(qǐng)人存在將他人的知名商標(biāo)基于意圖使用在不同商品上申請(qǐng)注冊(cè)的情形；
（6）申請(qǐng)人答辯中存在虛假陳述。
以上尤其最后兩點(diǎn)，申請(qǐng)人基于意向使用注冊(cè)各種知名商標(biāo)的情形，可推定不太可能是無(wú)意的巧合，結(jié)合申請(qǐng)人虛假陳述，從而促使TTAB一方面認(rèn)定這種惡意是認(rèn)定混淆可能發(fā)生的有利證據(jù)，因而混淆可能性成立；另一方面，認(rèn)定申請(qǐng)人缺乏真實(shí)使用商標(biāo)意圖。
在美國(guó)2013年第91197328號(hào)Di Thiene S.P.A. v. Panagiotis, Opp. No.異議案例中，TTAB基于以下認(rèn)定結(jié)果支持了異議人的申請(qǐng)：
?。?）證據(jù)記錄證明申請(qǐng)人知曉異議人在歐洲使用申請(qǐng)商標(biāo)；
（2）TTAB認(rèn)為“盡管有關(guān)一方當(dāng)事人在國(guó)外使用其爭(zhēng)議商標(biāo)的信息通常與審理程序中的問(wèn)題無(wú)關(guān)，但在下列情況下可能例外，例如，一方當(dāng)事人在美國(guó)使用商標(biāo)出于惡意是一個(gè)焦點(diǎn)問(wèn)題，其目的是阻止外國(guó)使用者向美國(guó)擴(kuò)張使用，或者外國(guó)商標(biāo)雖然未在美國(guó)使用，但很知名；
?。?）不過(guò)，異議人未能證明在美國(guó)使用在先，因此在美國(guó)主張混淆可能性不成立。
本異議案得以基于惡意得到官方支持的關(guān)鍵點(diǎn)在于異議人證明了申請(qǐng)人沒(méi)有客觀證據(jù)證明其存在真實(shí)使用意圖；申請(qǐng)人沒(méi)有提供有力的理由或證據(jù)來(lái)反駁，以證明其存在使用商標(biāo)的真實(shí)意圖，從而促使TTAB認(rèn)為申請(qǐng)人 “不具備在商業(yè)中使用該商標(biāo)的善意意圖，不足以支持其申請(qǐng)”。
在美國(guó)TTAB于2014年審理的Bayer Consumer Care AG v. Belmora LLC, 110 USPQ2d 1623號(hào)案例中【已上訴Canc. No. 92047741 (Fed. Cir. June 3, 2014).】，TTAB基于以下證據(jù)事實(shí)認(rèn)定申請(qǐng)人缺乏真實(shí)實(shí)用意圖：
?。?）原告未在美國(guó)使用申請(qǐng)商標(biāo)；
?。?）FLANAX 是墨西哥最暢銷的止痛藥；
（3）原告的商標(biāo)在美國(guó)零售商和美國(guó)西班牙裔消費(fèi)者中廣為人知；
?。?）被告故意選擇與原告的墨西哥被許可人在同一類型商品上使用的 FLANAX 相同的商標(biāo)；
?。?）被告抄襲了原告在墨西哥使用的 FLANAX 徽標(biāo)和墨西哥包裝的其他元素（顏色和設(shè)計(jì)）；
?。?）被告在銷售其商品時(shí)援引了原告的聲譽(yù)。
基于以上證據(jù)，TTAB申請(qǐng)人認(rèn)定被告以故意混淆產(chǎn)品來(lái)源的方式使用FLANAX，缺乏善意使用意圖。
總體來(lái)看，美國(guó)判例具體認(rèn)定無(wú)善意使用意圖、可駁回/撤銷商標(biāo)的因素時(shí)也是多要素綜合認(rèn)定，包括但不限于：申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)主要用于售賣而無(wú)真實(shí)使用意圖；僅僅為了維持商標(biāo)注冊(cè)在相同或相關(guān)商品上象征性使用商標(biāo)；為了利用他人商譽(yù)而在相同、類似或不類似商品上申請(qǐng)商標(biāo)等。
2.歐盟
不同于美國(guó)，歐盟商標(biāo)法中對(duì)于商標(biāo)惡意申請(qǐng)進(jìn)行了明文規(guī)定。具體而言，根據(jù) 2017-6-14歐洲議會(huì)和理事會(huì)關(guān)于歐盟商標(biāo)第(EU) 2017/1001號(hào)條例第59條1款b項(xiàng)，申請(qǐng)人在提交商標(biāo)申請(qǐng)時(shí)存在惡意的，在向歐盟知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提交申請(qǐng)或侵權(quán)訴訟應(yīng)訴程序中，該歐盟商標(biāo)應(yīng)當(dāng)被宣告無(wú)效。
《歐盟商標(biāo)審查指南》第3.3.2.1條中，明確列出了通過(guò)判例認(rèn)定惡意申請(qǐng)的三個(gè)重要因素：
?。?）標(biāo)識(shí)的相同或近似性
被訴惡意注冊(cè)的歐盟商標(biāo)與無(wú)效申請(qǐng)人提出的標(biāo)志相同或相似，這一事實(shí)對(duì)于判定惡意可能具有重要意義。盡管標(biāo)志的相同或相似性本身并不足以表明惡意。
?。?）知曉相同或近似標(biāo)識(shí)的使用
歐盟商標(biāo)所有人知道或應(yīng)當(dāng)知道第三方在相同或類似的產(chǎn)品或服務(wù)上使用相同或類似的標(biāo)識(shí)這一事實(shí)也對(duì)認(rèn)定惡意可能具有重要意義。例如，如果當(dāng)事人之間存在業(yè)務(wù)關(guān)系，并且因此“無(wú)法忽視，且可能知道無(wú)效申請(qǐng)人已經(jīng)使用該標(biāo)識(shí)很長(zhǎng)時(shí)間”；即使作為“歷史”商標(biāo)，該標(biāo)識(shí)的聲譽(yù)也是眾所周知的事實(shí)；或者當(dāng)爭(zhēng)議商標(biāo)與在先標(biāo)識(shí)間的同一性或準(zhǔn)同一性“明顯不可能是偶然的”。此外，可以基于相關(guān)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的一般知識(shí)或使用時(shí)間等因素，推定知曉（“必定已知”）。標(biāo)識(shí)的使用時(shí)間越長(zhǎng)，歐盟商標(biāo)所有者對(duì)該標(biāo)識(shí)的了解就越有可能。 根據(jù)案件情況，即使標(biāo)識(shí)是在非歐盟國(guó)家注冊(cè)，此推定也可能適用。
（3）歐盟商標(biāo)所有人存在不誠(chéng)信意圖
這是一個(gè)主觀判斷因素，需參考客觀情況決定。相關(guān)因素包括：
a)如果商標(biāo)申請(qǐng)偏離其初始目的，出于投機(jī)目的或僅僅為了獲得經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償而提交，則存在惡意。
b)如果可以推斷，歐盟商標(biāo)申請(qǐng)人的目的是“搭便車”利用無(wú)效申請(qǐng)人的聲譽(yù)或其注冊(cè)商標(biāo)并利用該聲譽(yù)，即使這些商標(biāo)已經(jīng)失效，亦可判定為惡意。
c)如果歐盟商標(biāo)申請(qǐng)人的行為意圖是損害第三方的利益，且損害方式不符合誠(chéng)實(shí)守信，或者甚至沒(méi)有針對(duì)特定第三方，而是為了獲得商標(biāo)功能以外的目的而取得專有權(quán)，沒(méi)有打算將商標(biāo)用于申請(qǐng)的部分或全部商品和服務(wù)，即構(gòu)成惡意。如果僅涉及注冊(cè)申請(qǐng)中提及的某些商品或服務(wù)而沒(méi)有根據(jù)商標(biāo)的基本功能使用商標(biāo)的任何意圖，則該申請(qǐng)僅在與這些商品或服務(wù)相關(guān)的范圍內(nèi)構(gòu)成惡意。但是，如果歐盟商標(biāo)的申請(qǐng)具有某種商業(yè)邏輯，并且可以假設(shè)歐盟商標(biāo)所有者確實(shí)打算將該標(biāo)志用作尋求保護(hù)的商品的商標(biāo)，則這往往表明沒(méi)有不誠(chéng)實(shí)的意圖。例如，如果歐盟商標(biāo)所有者有商業(yè)動(dòng)機(jī)更廣泛地保護(hù)商標(biāo)，例如所有者通過(guò)使用該商標(biāo)銷售的商品產(chǎn)生營(yíng)業(yè)額的成員國(guó)數(shù)量增加，情況可能就是這樣。
d)在提交歐盟商標(biāo)之前，雙方之間存在直接或間接關(guān)系，例如合同前、合同中或合同后（剩余）關(guān)系，也可能表明歐盟商標(biāo)所有者存在惡意。在這種情況下，歐盟商標(biāo)所有者以自己的名義注冊(cè)標(biāo)志，視情況而定，可被視為違反誠(chéng)實(shí)的商業(yè)和商業(yè)慣例。
e)如果歐盟商標(biāo)所有人試圖人為地延長(zhǎng)未使用的寬限期，例如通過(guò)重復(fù)申請(qǐng)較早的歐盟商標(biāo)以避免因未使用而失去權(quán)利，則可認(rèn)定為惡意。這種情況需要與歐盟商標(biāo)所有人根據(jù)正常商業(yè)慣例尋求保護(hù)其標(biāo)志變體的情況區(qū)分開(kāi)來(lái)，例如，標(biāo)識(shí)已經(jīng)演變。
f)如果歐盟商標(biāo)所有人連續(xù)申請(qǐng)注冊(cè)國(guó)家商標(biāo)，旨在使其獲得阻礙他人地位，其期限超過(guò)《歐盟商標(biāo)條例》第 34(1) 條規(guī)定的 6 個(gè)月考慮期，甚至超過(guò)《歐盟商標(biāo)條例》第 58(1)(a) 條規(guī)定的 5 年寬限期，則也存在惡意。
g)如果有證據(jù)表明歐盟商標(biāo)所有人知曉在先相同或類似標(biāo)志的存在，并期望收到財(cái)務(wù)賠償，則歐盟商標(biāo)所有人向無(wú)效申請(qǐng)人提出的財(cái)務(wù)賠償請(qǐng)求可能導(dǎo)致被判定為惡意。
?。?）其他潛在考量因素還包括：爭(zhēng)議商標(biāo)的創(chuàng)作背景、使用情況、提交申請(qǐng)的商業(yè)邏輯、申請(qǐng)商標(biāo)的性質(zhì)，商標(biāo)的顯著性或知名度、優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)因惡意無(wú)效、在先相似商標(biāo)在多個(gè)類別商品/服務(wù)上被撤銷等。
總結(jié)而言，歐盟商標(biāo)判斷惡意申請(qǐng)亦存在諸多考量因素，在具體案件中，需分析個(gè)案情況相關(guān)因素綜合考量認(rèn)定。
3.德國(guó)
在德國(guó)，商標(biāo)惡意申請(qǐng)是一個(gè)需要嚴(yán)謹(jǐn)證明的重要問(wèn)題，證明商標(biāo)惡意申請(qǐng)的門(mén)檻歷來(lái)較高。因而，德國(guó)關(guān)于商標(biāo)惡意申請(qǐng)的判例數(shù)量較有限。實(shí)踐中，大多數(shù)惡意商標(biāo)申請(qǐng)人并非大公司，而是不存在真實(shí)商標(biāo)使用意圖的個(gè)人。
不過(guò)，和歐盟相似，在德國(guó)，商標(biāo)法中對(duì)于商標(biāo)惡意申請(qǐng)亦有明文規(guī)定。根據(jù)德國(guó)2023-10-8最新修訂商標(biāo)法第8條2款14項(xiàng)規(guī)定，“惡意申請(qǐng)的商標(biāo)不予注冊(cè)”。在商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)過(guò)程中或注冊(cè)后，均可以基于惡意條款，阻止惡意申請(qǐng)核準(zhǔn)注冊(cè)，或撤銷惡意注冊(cè)商標(biāo)。
就構(gòu)成惡意的具體要素，德國(guó)法院通過(guò)判例已制訂了詳盡的清單，列出了可以認(rèn)定存在惡意的情形。主要包括：
?。?）第三方在本國(guó)的在先使用
不過(guò)，即使申請(qǐng)人知曉他人在先使用，第三方在商標(biāo)申請(qǐng)時(shí)使用未注冊(cè)標(biāo)志的事實(shí)并不直接構(gòu)成惡意，需要存在特殊情況，例如，如果在先使用已經(jīng)建立了可保護(hù)的合法權(quán)利，而申請(qǐng)人在應(yīng)當(dāng)知曉這一點(diǎn)的情況下，無(wú)正當(dāng)理由申請(qǐng)相同或相似的商標(biāo)，以破壞在先合法權(quán)利或阻止在先商標(biāo)的使用。在 2012 年一案例中，德國(guó)聯(lián)邦專利法院確認(rèn)駁回第 39 類組織旅行和游覽、城市旅游服務(wù)上的“Hop on Hop off”商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)。法院判決，申請(qǐng)人使用商標(biāo)的意愿并不排除惡意認(rèn)定：“認(rèn)定惡意的決定性因素是阻礙的意圖，這是整體客觀情況的綜合考量的結(jié)果，特別是申請(qǐng)人在申請(qǐng)前后的行為。如果申請(qǐng)人知道或應(yīng)當(dāng)知道競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手使用該商標(biāo)的意圖，并且知道或應(yīng)當(dāng)知道該商標(biāo)用于或需要用于所述貿(mào)易中的商品或服務(wù)，則以濫用的方式阻礙權(quán)利人使用的意圖是顯而易見(jiàn)的?！?/p>
（2）第三方在國(guó)外的在先使用和聲譽(yù)
如果申請(qǐng)人本身知曉第三方在國(guó)外的品牌聲譽(yù)，且第三方品牌在德國(guó)獲得了一定程度知名度，則第三方在國(guó)外的在先使用可以用于認(rèn)定構(gòu)成惡意。如果申請(qǐng)人不知曉外國(guó)商標(biāo)所有者打算在德國(guó)使用該標(biāo)志，那么僅僅知曉在國(guó)外的在先使用是不夠的。但是，只要申請(qǐng)人的知曉是合理可能的，并且由于行業(yè)慣例，在德國(guó)使用該商標(biāo)的意圖是顯而易見(jiàn)的，則足夠認(rèn)定該點(diǎn)，例如推出在美國(guó)和歐洲都特別成功的時(shí)尚產(chǎn)品。
投機(jī)性商標(biāo)可以構(gòu)成惡意。案例1：2009年，德國(guó)聯(lián)邦法院就一個(gè)案件作出判決。該案中，某人注冊(cè)了一個(gè)與藥品品牌相同的德國(guó)商標(biāo)，而相關(guān)制藥公司未能在德國(guó)注冊(cè)該商標(biāo)，僅在國(guó)外使用。法院裁定，如果商標(biāo)“不打算使用，而只是希望另一方將來(lái)也可能需要該商標(biāo)在德國(guó)擴(kuò)大業(yè)務(wù)，則申請(qǐng)人的行為屬于惡意的，違反了貿(mào)易和商業(yè)的誠(chéng)實(shí)做法”。
案例2：已提交給歐洲法院的第C-529/07號(hào)案件（Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v. Franz Hauswirth GmbH），瑞士制造商 Lindt & Sprüngli 注冊(cè)了一件歐盟金色巧克力兔子三維商標(biāo)。該公司隨后對(duì)奧地利公司 Franz Hauswirth GmbH（“Hauswirth”）提起侵權(quán)訴訟，主張兩件圖形商標(biāo)設(shè)計(jì)相同。該案中，歐洲法院表示，在提交商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)，必須考慮與具體案件相關(guān)的所有相關(guān)因素，特別是：
a)申請(qǐng)人知曉或應(yīng)當(dāng)知道第三方至少在一個(gè)成員國(guó)使用相同或相似的標(biāo)志，用于相同或相似的產(chǎn)品，且容易與申請(qǐng)注冊(cè)的標(biāo)志混淆；
b)申請(qǐng)人存在阻止第三方繼續(xù)使用此類標(biāo)志的意圖；以及
c)第三方標(biāo)識(shí)和申請(qǐng)注冊(cè)的標(biāo)識(shí)所享有的法律保護(hù)程度。
根據(jù)歐盟法院意見(jiàn)，申請(qǐng)人知道或應(yīng)當(dāng)知道第三方長(zhǎng)期使用可能與申請(qǐng)人標(biāo)志混淆的相同或相似標(biāo)志這一事實(shí)不足以表明惡意。必須考慮申請(qǐng)人在提出申請(qǐng)時(shí)的意圖（根據(jù)案件客觀情況確定的主觀因素）。歐盟法院裁定，在某些情況下，阻止第三方營(yíng)銷某種產(chǎn)品的意圖可能構(gòu)成惡意，例如，申請(qǐng)人申請(qǐng)共同體商標(biāo)時(shí)無(wú)意使用，其唯一目的是阻止第三方進(jìn)入市場(chǎng)。
?。?）出于損害權(quán)利人利益的目的申請(qǐng)商標(biāo)
即使第三方未在德國(guó)或國(guó)外使用，如果申請(qǐng)是為了獲得不正當(dāng)利益，也可能存在惡意。例如，商標(biāo)申請(qǐng)的目的是阻止權(quán)利人進(jìn)入德國(guó)市場(chǎng)以銷售仿制品；申請(qǐng)一系列與外國(guó)公司相同或相似的商標(biāo)，以阻止其進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)；申請(qǐng)強(qiáng)制分銷權(quán)；獲得許可優(yōu)勢(shì)；強(qiáng)制續(xù)簽合同；打擊前合同伙伴等。
?。?）與糾紛有關(guān)的商標(biāo)申請(qǐng)
在某些情況下，一方從無(wú)關(guān)的第三方獲得商標(biāo)，目的是提高其在商標(biāo)糾紛中的優(yōu)勢(shì)地位，也可能構(gòu)成惡意。雖然從第三方獲得商標(biāo)行為本身并不直接構(gòu)成惡意行為，但后續(xù)情況，特別是隨后行使這些商標(biāo)權(quán)的情形，可能會(huì)認(rèn)定構(gòu)成惡意。
總體而言，德國(guó)專利商標(biāo)局在評(píng)估商標(biāo)惡意申請(qǐng)時(shí)，一般會(huì)依職權(quán)進(jìn)行評(píng)估，但也會(huì)考量第三方提出的觀點(diǎn)。在第三方發(fā)起的撤銷程序中（無(wú)需證明利害關(guān)聯(lián)關(guān)系），雖然德國(guó)專利商標(biāo)局仍會(huì)依職權(quán)調(diào)查事實(shí)，但證明注冊(cè)時(shí)存在絕對(duì)駁回理由的舉證責(zé)任在于撤銷申請(qǐng)方。
二、反對(duì)惡意申請(qǐng)規(guī)則適用方式現(xiàn)狀
為便于企業(yè)運(yùn)用，筆者基于多年代理經(jīng)驗(yàn)，匯總反對(duì)惡意申請(qǐng)商標(biāo)維權(quán)的主要措施如下：
1.惡意申請(qǐng)的依職權(quán)運(yùn)用
該方式是企業(yè)較少知曉和運(yùn)用的措施，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，隨著WIPO（國(guó)際知識(shí)產(chǎn)權(quán)局）全球商標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)的逐漸完善，對(duì)于各國(guó)商標(biāo)審查機(jī)構(gòu)商標(biāo)檢索的便利性大幅度提高。在此便利環(huán)境下，境外商標(biāo)審查中，逐漸出現(xiàn)一種對(duì)申請(qǐng)人較為有利的審查員基于惡意條款主動(dòng)駁回情形，即各國(guó)審查員主動(dòng)基于全球商標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)或網(wǎng)絡(luò)上可能找到的商標(biāo)使用信息，查詢他國(guó)相同商標(biāo)申請(qǐng)/注冊(cè)或在先使用情況，判斷是否可能存在疑似惡意搶注。若查詢到他國(guó)存在可能判斷疑似惡意搶注商標(biāo)時(shí)，審查員則會(huì)主動(dòng)依職權(quán)在實(shí)質(zhì)審查中對(duì)疑似惡意申請(qǐng)商標(biāo)下發(fā)駁回。
對(duì)于企業(yè)而言，為利用境外逐漸增加的各國(guó)官方依職權(quán)駁回疑似惡意申請(qǐng)商標(biāo)便利，降低維權(quán)成本，通常對(duì)于商標(biāo)要求如下：
?。?）商標(biāo)具有高顯著性
通常寄希望于審查員依職權(quán)審查幫助維權(quán)的商標(biāo)，需要通過(guò)長(zhǎng)期或廣泛使用獲得一定全球知名度，或商標(biāo)本身設(shè)計(jì)具有高度顯著性，例如商標(biāo)中帶有獨(dú)特明顯的圖形化設(shè)計(jì)，非常便于審查員判斷是否存在抄襲等。因此，企業(yè)品牌設(shè)計(jì)之初，創(chuàng)設(shè)具有顯著性的商標(biāo)非常重要。
?。?）商標(biāo)應(yīng)進(jìn)行大量網(wǎng)絡(luò)宣傳使用
截止目前，各國(guó)官方依職權(quán)審查，最為便捷的方式是線上查詢，包括谷歌等全球通用檢索工具。因此，線上廣泛持續(xù)的宣傳使用，是幫助審查員識(shí)別惡意的必要方式之一。
?。?）在全球經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的主要國(guó)家積極申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)
基于目前我們遇到的案例，各國(guó)利用全球商標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)檢索基于他國(guó)注冊(cè)依職權(quán)主動(dòng)駁回的判例中，各國(guó)官方列出的大多在先商標(biāo)為美國(guó)、歐盟、中國(guó)、日本、韓國(guó)、和其他部分英聯(lián)邦發(fā)達(dá)國(guó)家/區(qū)域的注冊(cè)。因此，在全球經(jīng)濟(jì)體量突出的主要市場(chǎng)申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)，是幫助審查員判斷是否存在搶注和分辨真實(shí)權(quán)利人的有用途徑之一。
2.惡意申請(qǐng)的依申請(qǐng)運(yùn)用
當(dāng)然，在依賴審查員依職權(quán)主動(dòng)駁回維權(quán)的基礎(chǔ)上，對(duì)于惡意申請(qǐng)最為高效的維權(quán)方式，仍是權(quán)利人主動(dòng)基于各國(guó)制度，向各國(guó)官方提示存在惡意申請(qǐng)商標(biāo)，請(qǐng)官方依權(quán)利人申請(qǐng)駁回/撤銷/無(wú)效相應(yīng)惡意申請(qǐng)商標(biāo)
在此方面，對(duì)于存在商標(biāo)異議公告期制度的大多數(shù)國(guó)家，及時(shí)進(jìn)行商標(biāo)監(jiān)測(cè)，在商標(biāo)異議公告期提起異議，是阻止惡意商標(biāo)的重要手段。
若錯(cuò)過(guò)異議公告期，而商標(biāo)尚在審查中的，在審查中向?qū)彶閱T非正式致函提示存在惡意申請(qǐng)商標(biāo)，也是阻止商標(biāo)注冊(cè)的重要補(bǔ)充手段。在缺失商標(biāo)異議程序的前蘇聯(lián)成員國(guó)例如俄羅斯等，以及與審查員溝通相對(duì)開(kāi)明的國(guó)家，例如韓國(guó)、越南、印度尼西亞等國(guó)家/區(qū)域，充分利用反對(duì)函制度，也對(duì)阻止明顯的惡意商標(biāo)申請(qǐng)較為有效。
而一旦惡意商標(biāo)申請(qǐng)被核準(zhǔn)注冊(cè)，則搜集以上惡意認(rèn)定要素證據(jù)，積極提起商標(biāo)無(wú)效宣告、侵權(quán)訴訟等反對(duì)程序，也是維權(quán)的必要補(bǔ)救措施。
商標(biāo)惡意申請(qǐng)認(rèn)定是一項(xiàng)駁雜而綜合度較高的判斷過(guò)程。雖然無(wú)法絕對(duì)事先判斷維權(quán)可行性，但掌握好主流國(guó)家規(guī)定，對(duì)于充分運(yùn)用惡意申請(qǐng)規(guī)則維權(quán)會(huì)起到大幅度提高成功率的積極作用。簡(jiǎn)要總結(jié)如上，以期為國(guó)內(nèi)企業(yè)爭(zhēng)取國(guó)際品牌有所裨益。