文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司西安分部 張宇
商號(hào)權(quán)，又稱字號(hào)權(quán)，是商事主體從事商事活動(dòng)中除商標(biāo)權(quán)外的一項(xiàng)重要權(quán)益?！渡虡?biāo)法》第三十二條規(guī)定“申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，……”。本條所指的在先權(quán)利是指系爭商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日之前已經(jīng)取得的，除商標(biāo)權(quán)以外的其他權(quán)利，包括字號(hào)權(quán)、著作權(quán)、外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)、姓名權(quán)、肖像權(quán)、地理標(biāo)志以及應(yīng)予以保護(hù)的其他合法在先權(quán)益。因此，在很多商標(biāo)異議和無效宣告案件中，經(jīng)?？梢钥吹綑?quán)利人在主張商標(biāo)權(quán)的同時(shí)，輔以商號(hào)權(quán)來攻克系爭商標(biāo)。
本文將從“STAOBLI及圖”商標(biāo)異議案來看商號(hào)權(quán)在商標(biāo)異議、無效宣告案件當(dāng)中的具體適用及注意事項(xiàng)。
一、案情簡介
被異議商標(biāo)：
商標(biāo)號(hào)：67819596
申請(qǐng)日期：2022年10月19日
類別：第7類
商品：刺繡機(jī)；工業(yè)用打包機(jī)（類似群組：0713，0721）
引證商標(biāo)1:
商標(biāo)號(hào)：324748
注冊(cè)日期：1988年09月30日
類別：07
商品：附件和器材；紡織機(jī)械及其零件（類似群組：0706）
引證商標(biāo)2:
商標(biāo)號(hào)：G566048
注冊(cè)日期：1991-01-15
類別：07
商品：機(jī)器人和機(jī)械手(類似群組：0742)
引證商標(biāo)3:
商標(biāo)號(hào)：G1423858
注冊(cè)日期：2018-03-19
類別：07
商品：針織機(jī)及其結(jié)構(gòu)零件和配件；織造準(zhǔn)備機(jī)；編織機(jī)(織機(jī))；提花織機(jī)； 織布機(jī)；紡織工業(yè)用機(jī)器；用于緊固模具的磁性、機(jī)械、液壓裝置(機(jī)器部件)； 刀夾(機(jī)器人(機(jī)器)部件)；旋轉(zhuǎn)刀夾(機(jī)器人部件)；機(jī)器人(機(jī)器)用刀夾；用于緊固模具的磁性、機(jī)械裝置(機(jī)器部件)；空氣清潔和處理用過濾器(機(jī)器部件)；用于緊固模具的液壓裝置機(jī)器部件；空氣清潔和處理用過濾器機(jī)器部件（類似群組：0706，0742，0748，0749，0750）
引證商標(biāo)4:
商標(biāo)號(hào)：G924107
注冊(cè)日期：2006年12月12日
類別：07
商品：提花織機(jī)；凸輪機(jī)械；織布機(jī)綜框控制用機(jī)械結(jié)構(gòu)系具和附件；提花織機(jī)系具和附件；作為織布機(jī)綜框控制用機(jī)械結(jié)構(gòu)和電子提花織機(jī)元件使用的圖案程序編制和處理裝置；緯紗搜索裝置；織邊用的裝置；緯紗蓄集器；經(jīng)紗斷頭自停裝置；穿綜框；小薄片；梳刀齒；整經(jīng)架；線軸等（類似群組：0706，0742）
斯托布利國際股份公司（以下簡稱“異議人”）對(duì)趙福建（以下簡稱“被異議人”）經(jīng)國知局初步審定并于2023年03月20日公告于第1832期《商標(biāo)公告》、申請(qǐng)?zhí)枮?7819596，指定使用于第7類“刺繡機(jī)；工業(yè)用打包機(jī)”上的“ ”商標(biāo)（以下簡稱“被異議商標(biāo)”）提出異議。異議人認(rèn)為：
被異議商標(biāo)和異議人的引證商標(biāo)1、2、3、4構(gòu)成類似商品上的近似商標(biāo)，考慮到異議人引證商標(biāo)在機(jī)械制造和自動(dòng)化領(lǐng)域，尤其是在紡織機(jī)械、工業(yè)快速接頭和工業(yè)機(jī)器人三大領(lǐng)域的高知名度，被異議商標(biāo)與引證商標(biāo)的共存，易使相關(guān)消費(fèi)者對(duì)商品來源產(chǎn)生混淆和誤認(rèn)，被異議商標(biāo)違反了《商標(biāo)法》第三十條的規(guī)定。
異議人對(duì)于“STAUBLI”擁有在先的字號(hào)權(quán)，被異議商標(biāo)明顯侵犯了異議人的字號(hào)權(quán)，違反了《商標(biāo)法》第三十二條“申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”的相關(guān)規(guī)定。
被異議人申請(qǐng)注冊(cè)被異議商標(biāo)的行為具有明顯惡意，有違誠實(shí)信用原則，擾亂正常的商標(biāo)注冊(cè)管理秩序以及公平競爭的市場秩序。被異議商標(biāo)違反了《商標(biāo)法》第四條、第七條第一款、第四十四條第一款的相關(guān)規(guī)定。
二、異議決定
經(jīng)審理，國知局認(rèn)為：被異議商標(biāo)文字與異議人英文商號(hào)“STAUBLI”在字母組合、呼叫及整體外觀等方面相近，且被異議商標(biāo)指定使用的“刺繡機(jī)；工業(yè)用打包機(jī)”商品和異議人公司所在行業(yè)關(guān)聯(lián)密切，被異議商標(biāo)的注冊(cè)使用易導(dǎo)致相關(guān)公眾誤認(rèn)為該商標(biāo)所標(biāo)示的商品來自異議人或與之有特定聯(lián)系，致使異議人的利益可能受到損害，已構(gòu)成《商標(biāo)法》第三十二條所指情形。異議人另稱被異議商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)違反《商標(biāo)法》第四條的相關(guān)規(guī)定等缺乏事實(shí)依據(jù)。
依據(jù)《商標(biāo)法》第三十二條、第三十五條的規(guī)定，國知局決定：第67819596號(hào)“ ”商標(biāo)不予注冊(cè)。
三、案情分析
按照《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》，被異議商標(biāo)指定使用商品和引證商標(biāo)的核定商品不類似，因此，國知局并未認(rèn)可雙方商標(biāo)構(gòu)成類似商品上的近似商標(biāo)。
然而，本案中，異議人提供了大量的宣傳和使用證據(jù)，包括但不限于：
1）異議人及其子公司史陶比爾（杭州）精密電子機(jī)械有限公司介紹等資料；
2）異議人及其“STAUBLI（史陶比爾）”品牌廣告宣傳資料；
3）異議人及其子公司史陶比爾（杭州）精密電子機(jī)械有限公司參加展會(huì)資料；
4）所獲榮譽(yù)等。
上述證據(jù)材料可以相互印證，證明“STAUBLI”是異議人自成立時(shí)即使用的英文商號(hào)，在被異議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)前已在機(jī)械制造行業(yè)具有一定的影響力。被異議商標(biāo)文字與異議人英文商號(hào)“STAUBLI”的字母組合、呼叫及整體外觀等方面相近，顯然不是出于巧合。
異議人亦提交“STAUBLI（史陶比爾）”提花機(jī)在紡織領(lǐng)域的相關(guān)應(yīng)用以及“STAUBLI（史陶比爾）”工業(yè)機(jī)器人在包裝自動(dòng)化領(lǐng)域應(yīng)用的證據(jù)材料，證明被異議商標(biāo)的指定商品和異議人核心經(jīng)營商品的關(guān)聯(lián)性以及在實(shí)際使用當(dāng)中可能會(huì)導(dǎo)致混淆、誤認(rèn)。
另外，本案被異議人名下的三家關(guān)聯(lián)公司都在從事紡織機(jī)配件的生產(chǎn)和銷售，被異議人和異議人存在同業(yè)競爭關(guān)系，卻依然在第07類與異議人核心商品“紡織機(jī)械；工業(yè)用機(jī)器人”密切關(guān)聯(lián)的“刺繡機(jī)；工業(yè)用打包機(jī)”上申請(qǐng)注冊(cè)與引證商標(biāo)高度近似的被異議商標(biāo)，被異議人具有借助他人商標(biāo)以及損害他人在先權(quán)利的主觀惡意。
四、由本案引發(fā)的幾點(diǎn)思考
結(jié)合上述案例，筆者認(rèn)為《商標(biāo)法》第三十二條涉及的商號(hào)權(quán)在商標(biāo)異議和無效宣告案件中可以從以下幾個(gè)方面進(jìn)行主張：
1.商號(hào)是否在先登記或使用
我國對(duì)商號(hào)權(quán)的保護(hù)主要依據(jù)《民法通則》、《公司法》以及《企業(yè)名稱登記管理規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)。商號(hào)一經(jīng)登記，商號(hào)主體就取得了該商號(hào)的專用權(quán)，并且可以對(duì)抗第三人。同時(shí)，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)不正當(dāng)競爭民事案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第六條，企業(yè)登記主管機(jī)關(guān)依法登記注冊(cè)的企業(yè)名稱，以及在中國境內(nèi)進(jìn)行商業(yè)使用的外國（地區(qū)）企業(yè)名稱，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為《反不正當(dāng)競爭法》第五條第（三）項(xiàng)規(guī)定的“企業(yè)名稱”。
本案中，異議人自1892年公司成立時(shí)起便使用“STAUBLI”作為自己的核心商號(hào)并一直持續(xù)使用至今，1997年異議人在中國建立了首家制造工廠 - 史陶比爾（杭州）精密電子機(jī)械有限公司St?ubli (Hangzhou) Mechatronic Co., Ltd.。該公司的登記時(shí)間為1997年10月22日，登記狀態(tài)為存續(xù)。明顯早于被異議商標(biāo)的申請(qǐng)日期：2022年10月19日。異議人及其中國公司對(duì)于文字“STAUBLI”享有在先商號(hào)權(quán)。
因此，當(dāng)我們要主張第三十二條商號(hào)權(quán)時(shí)，應(yīng)以系爭商標(biāo)申請(qǐng)日為節(jié)點(diǎn)，看權(quán)利人商號(hào)在此之前是否已在工商行政管理部門登記，或者在中國境內(nèi)進(jìn)行了有效的商業(yè)使用。
2.商號(hào)的知名度
知名度證據(jù)對(duì)商號(hào)權(quán)的認(rèn)定具有核心作用，是確定在先商號(hào)的保護(hù)范圍的重要依據(jù)。搜集相關(guān)證據(jù)時(shí)應(yīng)從商號(hào)的持續(xù)使用時(shí)間、相關(guān)公眾的認(rèn)知、市場表現(xiàn)、行業(yè)排名和獲獎(jiǎng)情況、媒體報(bào)道、廣告宣傳、法律保護(hù)記錄、社交媒體和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)證據(jù)等多個(gè)方面進(jìn)行有效舉證；此外，如系爭商標(biāo)已和權(quán)利人商號(hào)發(fā)生了實(shí)際混淆，相關(guān)的輿情報(bào)道也可以作為有力證據(jù)。
這里需要注意的是，對(duì)于企業(yè)長期、廣泛對(duì)外使用，具有一定市場知名度、為相關(guān)公眾所知悉，已實(shí)際具有商號(hào)作用的企業(yè)名稱簡稱，也應(yīng)當(dāng)視為企業(yè)名稱予以保護(hù)。
3.混淆的認(rèn)定
首先，是看系爭商標(biāo)和權(quán)利人商號(hào)的近似程度，系爭商標(biāo)應(yīng)與他人在先登記、使用并具有一定知名度的商號(hào)相同或者基本相同，這里不僅包括企業(yè)名稱，也包括與其相對(duì)應(yīng)的企業(yè)名稱簡稱。
其次，系爭商標(biāo)指定商品/服務(wù)和權(quán)利人所處行業(yè)的關(guān)聯(lián)程度。關(guān)聯(lián)程度越高，混淆誤認(rèn)的可能性越大。
最后，考慮被異議人/被申請(qǐng)人的主觀惡意，是否具有搭便車、主動(dòng)與權(quán)利人企業(yè)相關(guān)聯(lián)的主觀意圖。
綜上，在商標(biāo)異議和無效宣告案件中主張商號(hào)權(quán)時(shí)，我們首先應(yīng)當(dāng)判斷權(quán)利人的商號(hào)是否屬于《商標(biāo)法》第三十二條規(guī)定的字號(hào)權(quán)，然后再充分舉證該商號(hào)的知名度，同時(shí)，結(jié)合指定商品/服務(wù)本身的特點(diǎn)分析系爭商標(biāo)指定商品/服務(wù)和權(quán)利人所處行業(yè)的關(guān)聯(lián)性，并充分考慮被異議人主觀惡意，全方面論述系爭商標(biāo)的注冊(cè)和使用容易導(dǎo)致消費(fèi)者將其與權(quán)利人直接關(guān)聯(lián)，致使權(quán)利人的利益可能受到損害。
參考文獻(xiàn)：
1.（2024）商標(biāo)異字第0000066708號(hào)《第67819596號(hào)“STAOBLI及圖”商標(biāo)不予注冊(cè)的決定》
2.《商法學(xué)》第五版，范健，法律出版社
3.《最高人民法院關(guān)于審理不正當(dāng)競爭民事案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》
4.《商標(biāo)審查審理指南》