文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 邢雨辰

　　美國專利法的101條款規(guī)定：

　　Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

　　該條款對專利申請保護(hù)的主體提出了可專利性的要求，即什么類型的主體是可以獲得專利保護(hù)，什么類型的主體不可以獲得專利保護(hù)。

　　單從該條款的法定范疇來看，只要主體是屬于新的而且有用的“過程”“機(jī)器”“制品”或“物質(zhì)組成”，或者是對其的改進(jìn)，均可以獲得專利權(quán)的保護(hù)。然而，隨著美國專利實(shí)踐的發(fā)展，對于保護(hù)主體的可專利性逐漸形成了更加完善也更加嚴(yán)格的要求，并圍繞101條款產(chǎn)生了一套由諸多判例構(gòu)成的體系。其中，對專利審查產(chǎn)生較大的影響一個判例是美國最高法庭對Alice案（Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int’l, 134 S. Ct.2347, 2354 (2014)），在該案中，最高法庭判定可專利性的兩步法，即：

　　1. 判斷權(quán)項(xiàng)是否指向不可專利的概念；

　　2. 從單獨(dú)和有序結(jié)合為整體兩個層面考慮權(quán)項(xiàng)所有的額外要素，判斷額外的要素是否能將該權(quán)項(xiàng)轉(zhuǎn)化為一個可專利的主體。

　　在該兩步法的基礎(chǔ)上，對專利審查中涉及可專利性問題的判斷，USPTO要求審查員在權(quán)項(xiàng)屬于101條款中規(guī)定的四種法定類型的基礎(chǔ)上（Step 1），繼續(xù)進(jìn)行對應(yīng)于兩步法判斷，即：

　　Step 2A，權(quán)項(xiàng)是否指向不可專利的主體（抽象概念、自然規(guī)律、自然現(xiàn)象、自然產(chǎn)物、人類活動等）；

　　Step 2B，權(quán)項(xiàng)作為一個整體是否比該不可專利的主體具有顯著的更多(significantly more)。

　　以上兩步判斷的初衷是為了防止在專利的保護(hù)范圍中涵蓋對“人類思維”和“自然存在”的壟斷，因此要求專利申請的權(quán)項(xiàng)要盡可能使用限制性的書寫方式來規(guī)避這種壟斷。

　　然而，從現(xiàn)實(shí)來看，隨著互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)的發(fā)展，很多專利申請的主體都會不可避免的涉及到一些抽象概念和自然規(guī)律，比如按某種算法和規(guī)則運(yùn)行的設(shè)備、獲取數(shù)據(jù)并對數(shù)據(jù)進(jìn)行操作的裝置等等，因此在專利審查中，關(guān)鍵的判斷自然而然地落入了第二步，即判斷在算法、規(guī)則、數(shù)據(jù)獲取和操作之外的特征是否能將該權(quán)項(xiàng)轉(zhuǎn)化為一個可專利的主體。

　　對此，巡回法庭曾指出，只要權(quán)項(xiàng)的要素包含超出工業(yè)中目前“眾所周知、常規(guī)、傳統(tǒng)”（well-understood, routine, conventional）的行為，就可以滿足Alice 案第二步判斷。雖然該條件看似涵蓋了較為廣闊的范圍，但換一個角度來看，如果一個專利申請因涉及抽象概念等主題而沒有通過Alice第一步判斷，那么其能否滿足可專利性要求就只取決于審查員對“眾所周知、常規(guī)、傳統(tǒng)”定義的理解。

　　但是，在以往的審查實(shí)踐中，由于“眾所周知、常規(guī)、傳統(tǒng)”是一個相對主觀和模糊的判定標(biāo)準(zhǔn)，很多情況下審查員在OA中只會泛泛的說一句“權(quán)項(xiàng)不包含任何非眾所周知、常規(guī)、傳統(tǒng)的附加特征”或者“權(quán)項(xiàng)中的……特征是眾所周知、常規(guī)、傳統(tǒng)的”，而不去做任何進(jìn)一步的解釋和說明。同時，在OA的答復(fù)中，代理人或者申請人對不屬于“眾所周知、常規(guī)、傳統(tǒng)”的舉證顯然是非常困難的，而由于附加特征往往涉及到算法或者規(guī)則運(yùn)行的主體，直接進(jìn)行權(quán)項(xiàng)的修改往往又會存在修改超范圍或者權(quán)項(xiàng)范圍過小的問題。因此，從代理人或者申請人的角度來看，當(dāng)在經(jīng)過對101問題的多輪爭辯之后，審查員突然強(qiáng)調(diào)“眾所周知、常規(guī)、傳統(tǒng)”的問題經(jīng)常會讓答復(fù)工作陷入無從發(fā)力和難以下手的境地。

　　針對這一問題，以Berkheimer案（Berkheimer v. HP Inc., 881F.3d1360 (Fed. Cir. 2018)）為契機(jī)，USPTO與2018年4月19日下發(fā)了新的備忘錄（https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/memo-berkheimer-20180419.PDF），對審查員判定“眾所周知、常規(guī)、傳統(tǒng)”提出了新的要求。

　　簡單來說，Berkheimer案涉及到了對“眾所周知、常規(guī)、傳統(tǒng)”的事實(shí)判斷。巡回法庭在判決中強(qiáng)調(diào)了“眾所周知、常規(guī)、傳統(tǒng)是一個事實(shí)問題”，并認(rèn)為“說明書的技術(shù)進(jìn)步按照其在權(quán)項(xiàng)中體現(xiàn)的程度，產(chǎn)生該發(fā)明是否是眾所周知、常規(guī)、傳統(tǒng)的爭議”。從判決結(jié)果來看，Berkeheimer案中部分權(quán)項(xiàng)的限定不能直接推導(dǎo)出說明書的技術(shù)進(jìn)步，因此被認(rèn)為沒有包含“非傳統(tǒng)”的解決方案，也不涉及事實(shí)爭議；而另一部分權(quán)項(xiàng)的限定直接與說明書聲稱的技術(shù)進(jìn)步直接關(guān)聯(lián)，因此其是否包含了“非傳統(tǒng)”的解決方案是一個涉及說明書記載內(nèi)容的重要事實(shí)爭議。最終，巡回法庭認(rèn)為在存在重要事實(shí)爭議的情況下，地方法庭的簡易判決不合適，需重審。

　　同時，巡回法庭強(qiáng)調(diào)了是否是“眾所周知、常規(guī)、傳統(tǒng)”的與是否記載在現(xiàn)有技術(shù)中是兩個不同的問題，即，一個特征已經(jīng)被記載在現(xiàn)有技術(shù)的某個文獻(xiàn)里并不能表明該特征就是“眾所周知、常規(guī)、傳統(tǒng)”的。

　　據(jù)此，USPTO認(rèn)為，權(quán)項(xiàng)的一個特征或者元素是否是“眾所周知、常規(guī)、傳統(tǒng)”的，其判斷依據(jù)應(yīng)當(dāng)參照美國專利法112(a)條的判斷依據(jù)，即“是否該特征已經(jīng)被本領(lǐng)域熟知因此不需要在說明書中記載細(xì)節(jié)”。

　　由此可見，該要求實(shí)質(zhì)上對“眾所周知、常規(guī)、傳統(tǒng)”的判定提出了比較清晰的參照，而由于112(a)條中包含要求“使得本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠制作或者使用”，因此該要求實(shí)際上是比較嚴(yán)格的。

　　進(jìn)一步的，USPTO將“眾所周知、常規(guī)、傳統(tǒng)”判定的舉證責(zé)任置于審查員一方，即“事實(shí)判斷”中的“事實(shí)”需要由審查員來提供，備忘錄中規(guī)定了該“事實(shí)”可以采用以下四種形式：

　　1. 引用申請人在說明書或者陳述中的描述，該描述明確指出該特征是“眾所周知、常規(guī)、傳統(tǒng)”的；

　　2. 引用法庭的決定，該決定曾討論該特征是“眾所周知、常規(guī)、傳統(tǒng)”的；

　　3. 引用公開出版物證明該特征是“眾所周知、常規(guī)、傳統(tǒng)”的，該出版物可以是討論了現(xiàn)有技術(shù)和眾所周知技術(shù)的書籍、說明書、綜述等；

　　4. 以官方公告的形式聲明該特征是“眾所周知、常規(guī)、傳統(tǒng)”的，但僅限于審查員確定自己的結(jié)論的情況下。 特別的，該備忘錄強(qiáng)調(diào)了并非所有用于評述新創(chuàng)性的文件都可以作為第2點(diǎn)中出版物，該出版物的特性（如語言種類、公眾接觸程度等）和描述（是否是廣泛使用的、眾所周知的）均需要滿足要求。

　　從現(xiàn)實(shí)看來，中國專利實(shí)踐中對寫入存儲器的程序和執(zhí)行某種算法的模塊化系統(tǒng)的審查較為寬松，而隨著我國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的發(fā)展，這一類的專利申請往往著眼于“改變某一系統(tǒng)的運(yùn)行和連接的方法”以“獲得更好的用戶體驗(yàn)”或“擴(kuò)展原有的功能”。由于這一類專利申請的主體是算法或者對數(shù)據(jù)的處理，而且往往本身不對計(jì)算機(jī)本身產(chǎn)生改進(jìn)，在實(shí)際的審查過程中通常會直接被認(rèn)為其額外的限定是“眾所周知、常規(guī)、傳統(tǒng)”的，因此直接面臨101問題。

　　對此，筆者認(rèn)為，該備忘錄涉及的新規(guī)則對目前的專利申請有相當(dāng)重要的指導(dǎo)意義，雖然對審查員的嚴(yán)格要求給申請人和代理人提供了更大的便利，但具體來說需要特別注意以下幾點(diǎn)：

　　1. 在權(quán)利要求的撰寫方面，需要考量說明書的技術(shù)進(jìn)步與權(quán)項(xiàng)特征的關(guān)聯(lián)程度，無論是獨(dú)權(quán)的必要特征還是從權(quán)的附加特征，都需要盡可能在說明書中直接建立與技術(shù)效果之間的聯(lián)系；

　　2. 在說明書的撰寫方面，需要建立附加特征尤其是算法執(zhí)行主體或者數(shù)據(jù)操作主體的多個層次，從確定的非常規(guī)主體到較為不確定的非常規(guī)主體均有涉及，以應(yīng)對針對101的修改；

　　3. 在說明書的撰寫方面，需要注意相關(guān)的特征是否在美國101判例中已經(jīng)被討論過，如果已經(jīng)被認(rèn)定為“眾所周知、常規(guī)、傳統(tǒng)”則需要注意規(guī)避；

　　4. 在說明書的撰寫方面和OA的答復(fù)方面，需要注意針對112(a)問題的說明是否會影響到潛在的101問題，特別是承認(rèn)本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠?qū)嵤┗蛘呦氲侥承┮厥欠駮?dǎo)致權(quán)項(xiàng)的附加特征落入“眾所周知、常規(guī)、傳統(tǒng)”的范圍。