專利法第九條規(guī)定同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)。但同時還規(guī)定了一種例外情況“同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實用新型專利權(quán)尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)”。
實踐中，申請人也經(jīng)常采用針對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利的做法，由此，在發(fā)明專利申請的實質(zhì)審查過程中，審查員會發(fā)出“不符合專利法第九條的規(guī)定”的審查意見。但是，相對于法二十二條或二十六條，代理人對法九條的理解通常并不那么深刻，從而有時會給申請人提出不恰當?shù)慕ㄗh。這種情況下，對中國專利法的規(guī)定不甚了解的申請人、尤其是國外申請人容易盲從于代理人的建議，從而針對這種審查意見通知書作出不恰當?shù)膽獙?，導致不利的后果，進而也會影響申請人對代理人、代理機構(gòu)的評價。
有感于此，筆者對法九條的規(guī)定進行了進一步的研究，在此進行簡單的說明，以期能夠?qū)Υ砣说墓ぷ饔兴鶐椭?/p>
一、什么是“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”？
根據(jù)審查指南的規(guī)定，“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”是指兩件或兩件以上申請（或?qū)＠┲写嬖诒Ｗo范圍相同的權(quán)利要求。與新穎性的判斷標準不同，在判斷是否屬于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”時，應當對權(quán)利要求書的內(nèi)容進行比較，而不是將權(quán)利要求書與專利申請或?qū)＠募娜績?nèi)容進行比較。如果有至少一項權(quán)利要求的保護范圍完全相同，則應當認為屬于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”。如果并不存在保護范圍相同的權(quán)利要求，則即便說明書的內(nèi)容相同，也應當認為不屬于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”。
二、申請人為什么要“針對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利”？
既然“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”指的是權(quán)利要求的保護范圍相同，鑒于費用的原因，貌似并無“針對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利”的必要。其實不然，正所謂“熙熙攘攘，皆為利往”，與可能獲得的利益相比，費用可以說是微不足道的。
眾所周知，我國針對實用新型專利申請采取初步審查制度，從提出專利申請到被授予專利權(quán)所需時間較短。而針對發(fā)明專利申請則采取早期公開、實質(zhì)審查制度，從提出專利申請到被授予專利權(quán)需要較長的時間。但是，另一方面，發(fā)明專利權(quán)的期限為二十年，實用新型專利權(quán)的期限為十年。再者，針對二者的創(chuàng)造性要求也不同，發(fā)明要求“具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步”，而實用新型僅要求“具有實質(zhì)性特點和進步”。
因此，如果申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，則很快就能夠被授予實用新型專利權(quán)，從而使其發(fā)明創(chuàng)造及時獲得專利保護。另一方面，在發(fā)明專利申請符合授權(quán)條件的情況下，通過聲明“放棄實用新型專利權(quán)”，就可以被授予發(fā)明專利權(quán)。這樣，申請人既能夠享受發(fā)明專利權(quán)所提供的二十年的保護期限，又不必擔心其發(fā)明創(chuàng)造不能獲得及時的保護。再者，申請人可以根據(jù)發(fā)明專利申請的審查情況判斷權(quán)利的穩(wěn)固性，從而決定是否要放棄實用新型專利權(quán)從而獲得發(fā)明專利權(quán)。
三、申請人“針對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利”對公眾會造成何種影響？
正因為存在上述的優(yōu)點，因此申請人有可能傾向采用上述做法以期實現(xiàn)利益最大化。但是，如果對申請人的上述做法不加任何限制，則有可能損害公眾的利益。
比如，如果在被授予發(fā)明專利權(quán)之前，實用新型專利權(quán)已經(jīng)終止，則可以認為任何人都可以自由地實施該實用新型專利權(quán)所保護的發(fā)明創(chuàng)造。但是，如果后來申請人針對同樣的發(fā)明創(chuàng)造又獲得了發(fā)明專利權(quán)，則公眾實施實用新型專利權(quán)所保護的發(fā)明創(chuàng)造的行為會被指控侵犯了發(fā)明專利權(quán)。
有鑒于此，為了平衡申請人與公眾的利益，必須對申請人的做法加以限制。
四、當“針對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利”時，什么情況下才能“被授予發(fā)明專利權(quán)”？
專利法第九條規(guī)定，“同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實用新型專利權(quán)尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)”。
此外，專利法實施細則第四十一條規(guī)定，“同一申請人在同日（指申請日）對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利的，應當在申請時分別說明對同樣的發(fā)明創(chuàng)造已申請了另一專利；未作說明的，依照專利法第九條第一款關(guān)于同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)的規(guī)定處理”。
根據(jù)上述規(guī)定可知，申請人在采取“針對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利”的做法時，若想獲得發(fā)明專利權(quán)，需要滿足以下規(guī)定：
1、實用新型專利和發(fā)明專利必須是“同日”提出的，需要特別說明的是，這里的“同日”指的是“申請日”，而不是“優(yōu)先權(quán)日”；
2、申請人“應當在申請時分別說明對同樣的發(fā)明創(chuàng)造已申請了另一專利”，具體而言，申請人需要勾選發(fā)明專利請求書的第21欄“聲明本申請人對同樣的發(fā)明創(chuàng)造在申請本發(fā)明專利的同日申請了實用新型專利”、和實用新型專利請求書的第18欄“聲明本申請人對同樣的發(fā)明創(chuàng)造在申請本實用新型專利的同日申請了發(fā)明專利”。應當說明，專利法實施細則第四十一條中規(guī)定的“未作說明”既包括在提交兩件專利申請時均未進行說明的情況，也包括僅在提交其中一件專利申請時未作說明的情況；
3、“先獲得的實用新型專利權(quán)尚未終止”；
4、“申請人聲明放棄實用新型專利權(quán)”。
五、代理實務
由于存在上述限制，因此，代理人在實際工作中需要注意以下事項：
首先，在申請人指示“針對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利”的情況下，要確保在同日提交兩件申請，并且務必在請求書中分別作出說明。
其次，在收到審查員發(fā)出的審查意見通知書后，要仔細核實是否屬于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”、是否“同日”提出、是否在請求書中分別作出了說明、實用新型專利權(quán)是否尚未終止，只要在這四個條件都滿足的情況下，才可以提示申請人能夠通過放棄實用新型專利權(quán)來獲得發(fā)明專利權(quán)，否則就需要對權(quán)利要求進行修改，使得二者的保護范圍不同。
六、總結(jié)
以上，簡單地分析了“針對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利”時的例外情況，申請人可以根據(jù)實際情況靈活運用法九條的規(guī)定，以期獲得最有利的結(jié)果，而代理人在實際工作中要仔細研究，以最大程度地保護申請人的利益。
參考文獻
1、中華人民共和國專利法
2、中華人民共和國專利法實施細則
3、專利審查指南
4、中國專利法詳解