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文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 司徒函文
一、《商標(biāo)法》關(guān)于“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”的規(guī)定
《商標(biāo)法》第四十四條規(guī)定：已經(jīng)注冊的商標(biāo)，違反本法第十條、第十一條、第十二條規(guī)定的，或者以欺騙手段和其他不正當(dāng)手段取得他人商標(biāo)注冊的，由商標(biāo)局宣告該注冊商標(biāo)無效；其他單位或者個人可以請求商標(biāo)評審委員會宣告該注冊商標(biāo)無效。該款規(guī)定最早源自1993年《商標(biāo)法》第二十七條和《商標(biāo)法實施細(xì)則》第二十五條。1993年商標(biāo)法修改時，國務(wù)院《關(guān)于<中華人民共和國商標(biāo)法修正案（草案）>的說明》明確指出，目前在商標(biāo)注冊管理中遇到的一個問題就是，某些人弄虛作假騙取商標(biāo)注冊，還有的人以不正當(dāng)手段將他人長期使用并有一定信譽(yù)的商標(biāo)搶先注冊。
根據(jù)立法目的和商評委評審及司法實踐，該條款中的“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”行為是指違反誠實信用原則，基于不正當(dāng)競爭、牟取非法利益的目的，惡意進(jìn)行注冊并損害公平競爭市場秩序和商標(biāo)注冊秩序的行為。其立法宗旨在于制止違反誠實信用原則，侵犯他人合法權(quán)益，擾亂商標(biāo)注冊秩序，損害公平競爭市場秩序的不正當(dāng)競爭行為。
雖然該條規(guī)定適用的為已注冊商標(biāo)，但在實際審查中已在異議案件中予以引用，且審查中較為常見。異議程序中的商標(biāo)雖未取得注冊，但考慮到《商標(biāo)法》第四十四條第一款的立法本意以及法律的當(dāng)然解釋方法，對于大量搶注他人知名商標(biāo)的案件更有適用該條款的必要。
二、誠實信用原則”與“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”對大量搶注行為適用
我國《商標(biāo)法》雖然堅持商標(biāo)注冊原則和申請在先原則，但并不意味著法律對有證據(jù)可證明的商標(biāo)注冊人違反誠實信用原則、不正當(dāng)注冊他人知名商標(biāo)行為的允許。其中，《商標(biāo)法》第七條第一款就明文規(guī)定“申請注冊和使用商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)遵循誠實信用原則”。商評委在適用第四十四條第一款時，強(qiáng)調(diào)應(yīng)優(yōu)先適用《商標(biāo)法》明確規(guī)定的具體條款，對于有證據(jù)充分證明確實屬于違反誠實信用原則，而其他條款又難以調(diào)整的不正當(dāng)注冊行為才可以適用該條款，尤其應(yīng)當(dāng)考慮個案具體情況，嚴(yán)格把握適用上述條款的適用要件。
三、最新修訂的《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》關(guān)于“以其他不正當(dāng)手段”的判定”
第四十四條第一款實際上是一個兜底條款，即在《商標(biāo)法》第十三條（“未注冊的馳名商標(biāo)”），第十五條（“關(guān)于代理人或者代表人不得搶注被代理人或者代表人商標(biāo)”）以及第三十二條（“不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人在先使用并有一定影響的商標(biāo)”）等條款規(guī)定的情形之外，確有充分證據(jù)證明爭議商標(biāo)注冊人明知或者應(yīng)知為他人在先使用的商標(biāo)而申請注冊，其行為違反了誠實信用原則，損害了他人的合法權(quán)益，損害了公平競爭的市場秩序，才適用四十四條第一款的規(guī)定。
在2106年12月最新修訂的《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》中明確規(guī)定：“申請商標(biāo)注冊應(yīng)當(dāng)遵守誠實信用原則，不得以弄虛作假的手段欺騙商標(biāo)行政主管機(jī)關(guān)取得注冊，也不得以擾亂商標(biāo)注冊秩序、損害公共利益、不正當(dāng)占用公共資源或者其他不正當(dāng)方式謀取不正當(dāng)利益等其他不正當(dāng)手段取得注冊。 涉及以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得商標(biāo)注冊問題的，以本標(biāo)準(zhǔn)為原則進(jìn)行個案判定。”
其后亦對 “以其他不正當(dāng)手段取得注冊”做出如下了詳細(xì)明確的規(guī)定：
?。?）系爭商標(biāo)申請人申請注冊多件商標(biāo)，且與他人具有較強(qiáng)顯著性的商標(biāo)構(gòu)成相同或者近似的；
?。?）系爭商標(biāo)申請人申請注冊多件商標(biāo)，且與他人字號、企業(yè)名稱、社會組織及其他機(jī)構(gòu)名稱、知名商品的特有名稱、包裝、裝潢等構(gòu)成相同或者近似的；
?。?）系爭商標(biāo)申請人申請注冊大量商標(biāo)，且明顯缺乏真實使用意圖的；
?。?）其他可以認(rèn)定為以不正當(dāng)手段取得注冊的情形。
可見，最新修訂的《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》為第四十四條第一款“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”的適用提供了更為規(guī)范具體的適用標(biāo)準(zhǔn)。
四、實際異議以及無效宣告案件的適用
實際上，在商標(biāo)評審委員近期所做出的的無效宣告以及異議案件的裁定中，越來越多可以看到關(guān)于對第四十四條第一款“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”的個案認(rèn)定。
比如，在商評委最近作出的“關(guān)于第9847098號‘THEHUNDREDS’商標(biāo)予以無效宣告”的決定，認(rèn)定該案中的被申請人“廣州多眾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”大量申請注冊囤積其他商標(biāo)的行為，不具備申請注冊商標(biāo)應(yīng)有的合理性或正當(dāng)性，屬于不正當(dāng)占用公共資源、擾亂商標(biāo)注冊秩序的行為，進(jìn)而認(rèn)定爭議商標(biāo)的注冊申請已構(gòu)成《商標(biāo)法》第四十四條第一款所指的“以其他不正當(dāng)手段取得商標(biāo)注冊”。
又例如，全球著名的信用卡企業(yè)維薩國際服務(wù)協(xié)會曾對由“浙江戈爾德減振器有限公司”在第12類上申請注冊的第8649478號“VISA”商標(biāo)提出過無效宣告，并得到了商評委的支持。2017年，貴委下發(fā)商評字【2016】第0000123451號《關(guān)于第8649478號“VISA”商標(biāo)無效宣告請求裁定書》。在該案中，爭議商標(biāo)核定使用的商品為“汽車；汽車輪胎；車輛減震器；陸地車輛用離合器；車輛底盤；陸地車輛剎車片；車輛內(nèi)裝飾品；車輛遮陽裝置；自行車；摩托車”，申請人的引證商標(biāo)一和二分別為第138545號和第773149號“VISA”商標(biāo)。前述裁定書指出：“……本條（《商標(biāo)法》第四十四條第一款）規(guī)定的“以欺騙或者其他不正當(dāng)手段取得注冊”主要是指，系爭商標(biāo)注冊人在申請注冊商標(biāo)的時候，采取了向商標(biāo)行政主管機(jī)關(guān)虛構(gòu)或者隱瞞事實真相、提交偽造的申請書件或者其他證據(jù)文件，以騙取商標(biāo)注冊行為；或者以欺騙手段以外的擾亂商標(biāo)注冊秩序、損害公共利益、不正當(dāng)占用公共資源或者以其他方式謀取不正當(dāng)利益的情形。本案中，爭議商標(biāo)與申請人已具有較高知名度的“VISA”商標(biāo)完全相同，難謂巧合。被申請人申請注冊商標(biāo)多達(dá)77件，除爭議商標(biāo)外，被申請人還先后申請注冊了“KYB”、“BOSGH”、“CAFOP”、“TQKICQ”、“SACSH”、“ASIA STAR”、“PRESTONE”、“WYNN’ S”、“EXIDE”等眾多與知名品牌相同或相近的商標(biāo)。被申請人前述商標(biāo)注冊行為具有明顯的復(fù)制、抄襲他人高知名度商標(biāo)的故意，明顯具有主觀惡意，屬大量注冊囤積商標(biāo)的行為，不具備注冊商標(biāo)應(yīng)有的正當(dāng)性。該類不正當(dāng)注冊行為不僅會導(dǎo)致相關(guān)消費者對商品來源產(chǎn)生誤認(rèn)，且明顯超出了正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要，擾亂了正常的商標(biāo)注冊管理秩序，有損于公平競爭的市場秩序，違反了公序良俗原則，已構(gòu)成《商標(biāo)法》第四十四條第一款“以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段”取得商標(biāo)注冊之規(guī)定……”。
可見，如果在無效宣告或者異議案件中，如果被申請人或被異議人一方的申請注冊行為“具有明顯的復(fù)制、抄襲他人高知名度商標(biāo)的故意，明顯具有主觀惡意，屬大量注冊囤積商標(biāo)的行為，不具備注冊商標(biāo)應(yīng)有的正當(dāng)性。該類不正當(dāng)注冊行為不僅會導(dǎo)致相關(guān)消費者對商品來源產(chǎn)生誤認(rèn)，且明顯超出了正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要，擾亂了正常的商標(biāo)注冊管理秩序，有損于公平競爭的市場秩序，違反了公序良俗原則”，可以援引《商標(biāo)法》第四十四條第一款“以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段”的相關(guān)規(guī)定，當(dāng)然適用時需要前期對被申請人或者被異議人的調(diào)查搜集證據(jù)來支持論點。
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