文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 王靜宇
在英國，提交分案申請(qǐng)的期限和大多數(shù)國家類似，即為母案處于在審(Pending)狀態(tài)時(shí)，申請(qǐng)人可以在任一時(shí)間提出分案申請(qǐng)。一旦1）母案被駁回；2）被申請(qǐng)人主動(dòng)撤回；3）被專利局視為撤回；4）母案被授予專利權(quán)，那么母案則不再處于pending狀態(tài)，也就意味著提交分案申請(qǐng)的期限截止。通常來說，母案授權(quán)前專利局會(huì)下發(fā)一個(gè)授權(quán)意向通知書，此時(shí)申請(qǐng)人至少有1個(gè)月的時(shí)間可以考慮提交分案申請(qǐng)。
但是，在英國還有一個(gè)比較特殊的提分案期限——即，合規(guī)期限（compliance period）結(jié)束前。根據(jù)英國專利法第20（1）款的規(guī)定，如果在合規(guī)期限（compliance period）結(jié)束時(shí)，仍無法確認(rèn)專利申請(qǐng)符合可授予專利局的條件，那么該專利申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)被視為駁回。根據(jù)英國專利法實(shí)施細(xì)則第19（2）款的規(guī)定，提出英國分案申請(qǐng)的具體期限應(yīng)為母案pending，且在合規(guī)期限屆滿3個(gè)月前的任何時(shí)間。該期限可以延期2個(gè)月，有充分理由的話有可能爭(zhēng)得專利局長的進(jìn)一步延期。若申請(qǐng)人提出了延長母案的合規(guī)期限，那么分案申請(qǐng)的提交期限將自動(dòng)隨母案合規(guī)期限的延長而延長。
舉例來說，對(duì)于一件PCT專利申請(qǐng)而言，若PCT申請(qǐng)日為2020年10月30日，最早優(yōu)先權(quán)日為2019年10月30日，進(jìn)入英國國家階段的日期為2022年5月30日。
?若第一次審查意見發(fā)出日為2023年4月19日，那么該案的合規(guī)期限（compliance period）為2024年4月30日，則提分案的期限截止日為2024年1月30日；
?若第一次審查意見發(fā)出日為2024年5月13日，那么該案的合規(guī)期限（compliance period）為2025年5月13日，則提分案的期限截止日為2025年2月13日。
通常來說，分案申請(qǐng)的合規(guī)期限（compliance period）與母案申請(qǐng)的合規(guī)期限同時(shí)到期，但是自2023年5月1日起，英國知識(shí)產(chǎn)權(quán)局修訂了指南，確定了分案申請(qǐng)的合規(guī)期限應(yīng)與母案未延期的合規(guī)期限相同。
根據(jù)該修訂，對(duì)于在2023年5月1日之前提交的分案申請(qǐng)來說，若母案申請(qǐng)合規(guī)期限延期了2個(gè)月，則該延長的合規(guī)期限將仍適用于分案申請(qǐng)。但是，若母案申請(qǐng)合規(guī)期限獲得了進(jìn)一步延期，那么該延長的合規(guī)期限將不再適用于分案申請(qǐng)。而所有在2023年5月1日當(dāng)天或之后提交的分案申請(qǐng)均將獲得與母案申請(qǐng)未延長合規(guī)期限時(shí)相同的合規(guī)期限。任何分案申請(qǐng)的合規(guī)期限延長必須單獨(dú)提出請(qǐng)求。
根據(jù)英國專利法及其細(xì)則的規(guī)定，可以基于分案申請(qǐng)?zhí)岢鲞M(jìn)一步的分案申請(qǐng)，但是合規(guī)期限的新規(guī)定，將把所有分案申請(qǐng)的合規(guī)期限與最初的母案申請(qǐng)未延長的合規(guī)期限相等。這就意味著提交多級(jí)分案申請(qǐng)以延長專利申請(qǐng)授權(quán)的可能將微乎其微，也給申請(qǐng)人在母案授權(quán)前就必須充分規(guī)劃分案申請(qǐng)的提交策略帶來了極大的考驗(yàn)。
本次修訂除了對(duì)于多級(jí)分案申請(qǐng)有較大影響，對(duì)于提交分案申請(qǐng)的最后期限也有影響。根據(jù)英國專利法及其細(xì)則的規(guī)定，提交分案申請(qǐng)的期限為母案合規(guī)期限屆滿3個(gè)月前。根據(jù)修改后的最新實(shí)踐來看，一般認(rèn)為不依賴專利局長自由裁量權(quán)的最晚提交分案申請(qǐng)的期限為母案未延長的合規(guī)期限屆滿至少1個(gè)月前，同時(shí)申請(qǐng)人應(yīng)提交母案申請(qǐng)合規(guī)期限的延長請(qǐng)求；若有充分的理由且能夠證明盡到了應(yīng)盡的義務(wù)，那么申請(qǐng)人依賴專利局長自由裁量權(quán)的最晚期限為母案未延長的規(guī)定期限屆滿后2個(gè)月內(nèi)。
舉例來說，對(duì)于一件PCT專利申請(qǐng)而言，若PCT申請(qǐng)日為2020年10月30日，最早優(yōu)先權(quán)日為2019年10月30日，進(jìn)入英國國家階段的日期為2022年5月30日。
?若第一次審查意見發(fā)出日為2023年4月19日，那么該案的合規(guī)期限（compliance period）為2024年4月30日，則提分案的期限截止日為2024年1月30日；
?若不依賴專利局長的自由裁量權(quán)，那么最晚提交分案申請(qǐng)的期限為2024年3月30日，同時(shí)應(yīng)延長母案的合規(guī)期限至2024年6月30日，而此時(shí)分案申請(qǐng)的合規(guī)期限同母案申請(qǐng)未延長前的合規(guī)期限保持一致，即為2024年4月30日；
?若依賴專利局長的自由裁量權(quán)，那么最晚提交分案申請(qǐng)的期限為2024年6月30日，此時(shí)申請(qǐng)人應(yīng)充分證明特殊情況并證明盡到了應(yīng)盡的義務(wù)，那么專利局長將會(huì)酌情延長母案申請(qǐng)的合規(guī)期限，申請(qǐng)人應(yīng)同時(shí)提交分案申請(qǐng)合規(guī)期限的相應(yīng)延長，以保證分案申請(qǐng)有足夠的審查時(shí)間。若母案申請(qǐng)合規(guī)期限依據(jù)專利局長自由裁量權(quán)的延長請(qǐng)求獲批，那么通常分案申請(qǐng)合規(guī)期限的同等延長請(qǐng)求也會(huì)獲批。由于該時(shí)間點(diǎn)是提交分案的最后期限，所以在提交分案時(shí)應(yīng)完成所有形式上的要求，即遞交所有必要的文件及繳納所有相關(guān)的費(fèi)用，包括檢索費(fèi)和實(shí)審費(fèi)。此時(shí)，提實(shí)審絕限即為提交分案申請(qǐng)時(shí)，不能延長。
若分案申請(qǐng)?jiān)诰嚯x合規(guī)期限屆滿少于3個(gè)月時(shí)提交，那么是否允許延遲提交分案申請(qǐng)的決定可由英國專利局的高級(jí)審查員作出，若申請(qǐng)人沒有給出的理由或者理由不夠充分，審查員將會(huì)要求申請(qǐng)人解釋，并需要在很短的時(shí)間（通常為1個(gè)月）內(nèi)回復(fù)英國專利局。若申請(qǐng)人無法足夠充分地解釋延遲提交分案申請(qǐng)的原因，那么高級(jí)審查員可以舉行聽證會(huì)，并應(yīng)告知申請(qǐng)人，在此問題未解決前，該分案申請(qǐng)將不會(huì)繼續(xù)進(jìn)行。
收到分案申請(qǐng)后，英國專利局會(huì)根據(jù)現(xiàn)有工作量和優(yōu)先事項(xiàng)對(duì)分案申請(qǐng)進(jìn)行檢索和審查。若提交分案申請(qǐng)的時(shí)機(jī)較遲，則審查員會(huì)優(yōu)先處理該申請(qǐng)，并會(huì)立即聯(lián)系申請(qǐng)人告知其需要提交延長合規(guī)期限請(qǐng)求，才能提交專利修改并進(jìn)行分案申請(qǐng)的審查，否則該分案申請(qǐng)將被駁回。
英國分案申請(qǐng)通常會(huì)在完成檢索后且實(shí)審期限尚未到期前進(jìn)行專利申請(qǐng)的公布程序，分案申請(qǐng)公布時(shí)應(yīng)同時(shí)公布檢索報(bào)告。若分案申請(qǐng)檢索時(shí)實(shí)審期限已屆滿，那么分案申請(qǐng)公布時(shí)應(yīng)同時(shí)公布檢索報(bào)告和實(shí)審報(bào)告。通常來說，實(shí)審報(bào)告應(yīng)在檢索報(bào)告公布之日起至少3個(gè)月后公布，以便第三方提交公眾意見，但是若提交分案申請(qǐng)的時(shí)機(jī)較遲，導(dǎo)致分案申請(qǐng)的公布是合規(guī)期后，那么通常審查員要進(jìn)行合并的檢索和實(shí)審，實(shí)審報(bào)告的公布也將不再受前述3個(gè)月的限制。若分案申請(qǐng)沒有收到審查員的駁回意見，那么應(yīng)先進(jìn)行分案申請(qǐng)的公布，再下發(fā)授權(quán)意向通知書。
實(shí)踐中，中國申請(qǐng)人更樂意通過歐洲專利局獲得授權(quán)并在英國辦理生效來獲得該國的專利保護(hù)。英國的單一專利申請(qǐng)相對(duì)較少，可是因?yàn)槠潇`活的制度、相對(duì)低廉的價(jià)格以及較快的審查速度，在一定程度上也獲得了一部分申請(qǐng)人的青睞。本次修訂案以后，對(duì)于偏好靈活使用分案制度以獲取更優(yōu)申請(qǐng)策略的申請(qǐng)人來說，可能需要重新規(guī)劃在英國的單一申請(qǐng)策略了。