文/北京市集佳律師事務(wù)所 李用航
知識產(chǎn)權(quán)由法律創(chuàng)設(shè)，權(quán)利人取得后獲得對世排他權(quán)，在其知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)范圍內(nèi)獲得近乎壟斷的權(quán)利，這與市場競爭排斥同類經(jīng)濟(jì)行為主體的相同行為之目的不謀而合，故知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟常帶有市場競爭屬性。凡事過猶不及，此類訴訟一旦背離誠信原則，容易破壞正常的市場競爭秩序，損害他人及公共利益，因而必須對此有所規(guī)制，知識產(chǎn)權(quán)惡意訴訟制度便應(yīng)運(yùn)而生。
近年來，知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域的惡意訴訟數(shù)量增長顯著。最高人民法院披露的數(shù)據(jù)顯示，全國法院受理的因惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟損害責(zé)任糾紛一審案件的數(shù)量，從2022年的74件增長到2023年的152件，增幅達(dá)105.41%。在所涉知識產(chǎn)權(quán)類型上，中國裁判文書網(wǎng)中因惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟損害責(zé)任糾紛案由下，專利惡意訴訟案件數(shù)量占比超50%。究其原因，筆者認(rèn)為，一方面，從授權(quán)層面看，三種專利類型中實(shí)用新型和外觀設(shè)計專利的授權(quán)并不經(jīng)過實(shí)質(zhì)審查，其權(quán)利穩(wěn)定性問題往往成為被控侵權(quán)人主張專利權(quán)人惡意訴訟的理由；另一方面，從在市場競爭中的作用來看，專利更容易被用于限制、排除競爭，專利權(quán)人更傾向于利用專利構(gòu)建的壁壘實(shí)現(xiàn)打擊對手的競爭目的。
對應(yīng)于案件數(shù)量的不斷增長，深化對專利惡意訴訟構(gòu)成要件（尤其是惡意要件）的認(rèn)識，對專利權(quán)人正當(dāng)行使權(quán)利以及被控侵權(quán)人維護(hù)自身合法權(quán)益均具有重要意義。本文從專利惡意訴訟的概念和構(gòu)成要件出發(fā)，結(jié)合各級法院的既往案例，對“惡意”的要件事實(shí)進(jìn)行梳理和分析，以期對實(shí)踐中“惡意”要件的認(rèn)識有所啟發(fā)。
專利惡意訴訟的概念和構(gòu)成要件
惡意訴訟問題由來以久，早在2004年，最高人民法院民三庭就組織對惡意訴訟進(jìn)行了研究、討論，認(rèn)為惡意訴訟“一般指故意以他人受到損害或獲取不法利益為目的，無事實(shí)根據(jù)和正當(dāng)理由而提起民事訴訟，致使相對人在訴訟中遭受損失的行為”【1】。2011年，最高人民法院在《民事案件案由規(guī)定》中正式將“因惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟損害責(zé)任糾紛”列為民事訴訟的法定案由。
具體到專利惡意訴訟，從2006年南京市中級人民法院判決的袁某中案【2】開始，各級法院在案件審理中不斷嘗試探尋其內(nèi)涵和外延。時至今日，各地法院對于專利惡意訴訟的概念和構(gòu)成要件等基礎(chǔ)問題的認(rèn)識漸趨統(tǒng)一。最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)法庭在其審理的多起案件中均明確，惡意訴訟通常是指當(dāng)事人以獲取非法或不正當(dāng)利益、或致使相對人遭受損失為目的而故意提起的法律上或事實(shí)上無根據(jù)之訴，惡意提起專利侵權(quán)訴訟應(yīng)滿足以下四個構(gòu)成要件：所提訴訟明顯缺乏權(quán)利基礎(chǔ)或者事實(shí)根據(jù)；起訴人對此明知；造成他人損害；所提訴訟與損害結(jié)果之間存在因果關(guān)系【3】。
專利惡意訴訟構(gòu)成要件中“惡意”的考量
從以上惡意訴訟的概念和構(gòu)成要件可知，惡意訴訟中的“惡意”包括認(rèn)識因素和意志因素兩方面。其中，認(rèn)識因素需滿足起訴人明知所提訴訟明顯缺乏權(quán)利基礎(chǔ)或者事實(shí)依據(jù)而依然提起侵權(quán)訴訟；意志因素應(yīng)滿足“以獲取非法或不正當(dāng)利益、或致使相對人遭受損失為目的”。
對于意志因素，大凡專利侵權(quán)訴訟均以停止侵權(quán)、賠償損失為主要訴請，相對人不可避免地會因此遭受競爭利益或財產(chǎn)利益的損失。因此，在符合上述認(rèn)識因素的情況下，容易認(rèn)定提起侵權(quán)訴訟是以獲取非法或不正當(dāng)利益、或致使相對人遭受損失為目的。在此情況下，惡意訴訟的意志因素相對較容易滿足，故判斷“惡意”的關(guān)鍵便在于認(rèn)識因素。而對于認(rèn)識因素，判斷是否“明知所提訴訟明顯缺乏權(quán)利基礎(chǔ)或者事實(shí)依據(jù)”，往往需要綜合多個事實(shí)因素進(jìn)行整體、綜合考量，因而認(rèn)知因素往往成為判斷是否滿足“惡意”要件甚至是否構(gòu)成惡意訴訟的重點(diǎn)和難點(diǎn)。
根據(jù)前述最高人民法院所確定的構(gòu)成要件，筆者認(rèn)為，對“惡意”的認(rèn)識因素進(jìn)行判斷應(yīng)遵循一定的邏輯順序，即：首先從客觀上查明所提訴訟是否明顯缺乏權(quán)利基礎(chǔ)或者事實(shí)根據(jù)，然后從主觀上探知起訴人對此是否明知。
所提訴訟是否明顯缺乏權(quán)利基礎(chǔ)或者事實(shí)根據(jù)的判斷
在專利惡意訴訟中，明顯缺乏權(quán)利基礎(chǔ)主要是指專利權(quán)人據(jù)以提起專利侵權(quán)訴訟的專利權(quán)存在法律效力上的實(shí)質(zhì)缺陷，如專利被宣告無效、專利權(quán)由于主觀或客觀原因而終止等。該法律效力上的實(shí)質(zhì)缺陷，多是對專利權(quán)法律效力具有確定影響的認(rèn)定，如生效的無效宣告決定、專利權(quán)終止公告等。如果無法確定涉案專利存在上述實(shí)質(zhì)缺陷，則往往無法直接認(rèn)定專利權(quán)人明顯缺乏權(quán)利基礎(chǔ)。例如，專利侵權(quán)訴訟如涉及實(shí)用新型和外觀設(shè)計，人民法院可以要求專利權(quán)人出具專利權(quán)評價報告，但該報告僅為評價專利穩(wěn)定性的初步證據(jù)，并非評價專利權(quán)法律效力的依據(jù)。因此，即使專利權(quán)評價報告的結(jié)論為負(fù)面，也不宜直接認(rèn)定訴訟“明顯缺乏權(quán)利基礎(chǔ)”，而需結(jié)合導(dǎo)致負(fù)面結(jié)論的理由等因素做進(jìn)一步分析。
事實(shí)根據(jù)是指能使訴訟標(biāo)的特定化或者被識別所需要的最低限度的事實(shí)，即至少能夠證明所爭議的實(shí)體法上的權(quán)利義務(wù)關(guān)系是客觀存在的事實(shí)。在專利侵權(quán)案件中，事實(shí)根據(jù)主要體現(xiàn)在專利權(quán)人主張侵權(quán)是否有基本的理由，即被控侵權(quán)人所實(shí)施的技術(shù)方案是否落入權(quán)利人的專利保護(hù)范圍，以及被控侵權(quán)人為相應(yīng)行為的事實(shí)。判斷“明顯缺乏事實(shí)根據(jù)”，需要在缺乏事實(shí)根據(jù)的基礎(chǔ)上達(dá)到“明顯缺乏”的程度，蓋因任何訴訟均有因證據(jù)不足、訴訟策略不當(dāng)或者法律理解錯誤等原因而敗訴的風(fēng)險，不能苛求當(dāng)事人在提起訴訟之初就要確保該訴訟最終的勝訴結(jié)果。
實(shí)踐中，對當(dāng)事人提起訴訟是否具有初步的事實(shí)根據(jù)，應(yīng)基于案件事實(shí)、根據(jù)經(jīng)驗(yàn)法則進(jìn)行判斷。如果專利技術(shù)方案與被控侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)方案南轅北轍、存在實(shí)質(zhì)不同，則訴訟往往易被認(rèn)定明顯缺乏事實(shí)依據(jù)。例如，在遠(yuǎn)東水泥案【4】中，四方如鋼公司在無效宣告程序中主動放棄了涉案專利中的方法權(quán)利要求，但又就此向遠(yuǎn)東水泥公司主張方法專利侵權(quán)，法院認(rèn)為其起訴缺乏基本的事實(shí)依據(jù)。而專利權(quán)人在提起專利侵權(quán)訴訟時能夠提供初步的事實(shí)和法律依據(jù)，則不易被認(rèn)為明顯缺乏事實(shí)根據(jù)。例如，在湖南某公司惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟案【5】中，最高人民法院認(rèn)為，湖南某公司對桂林某公司是否構(gòu)成專利侵權(quán)做了初步預(yù)判，作為涉案專利的權(quán)利人，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有侵權(quán)可能時，其有權(quán)利提起訴訟，且其所提起的專利侵權(quán)訴訟有初步的事實(shí)和法律依據(jù)，具有一定的合理性，并非毫無法律和事實(shí)依據(jù)的盲目訴訟。
起訴人對所提訴訟明顯缺乏權(quán)利基礎(chǔ)或者事實(shí)根據(jù)是否明知的判斷
起訴人對所提訴訟明顯缺乏權(quán)利基礎(chǔ)或者事實(shí)根據(jù)是否明知，為惡意判斷中認(rèn)識要素的關(guān)鍵內(nèi)容。由于是否明知屬于行為人的主觀狀態(tài)，除非行為人自認(rèn)，否則無法根據(jù)證據(jù)直接得出“明知”的結(jié)論，而往往需要從行為人的客觀行為出發(fā)，結(jié)合經(jīng)驗(yàn)法則進(jìn)行事實(shí)推定。
由于我國專利權(quán)人對專利的認(rèn)識和了解程度參差不齊，在進(jìn)行事實(shí)推定時，如果按照某一固定標(biāo)準(zhǔn)“一刀切”，容易導(dǎo)致部分案件無法實(shí)現(xiàn)結(jié)果正義。因此，在對是否明知進(jìn)行推定時，應(yīng)秉持審慎與謙抑的原則，結(jié)合專利權(quán)人的認(rèn)知能力以及具體行為進(jìn)行綜合考量。此外，所述“明知”應(yīng)為提起侵權(quán)訴訟時當(dāng)事人的主觀狀態(tài)，當(dāng)事人訴訟后的客觀行為一般不宜用以推定其在提起訴訟時是否存在“明知”的情形。例如，對專利權(quán)人明知他人不侵權(quán)后仍重新起訴的情形，一般可認(rèn)為專利權(quán)人重復(fù)起訴時明知該起訴缺乏權(quán)利基礎(chǔ)或者事實(shí)依據(jù)，但無法僅憑此就當(dāng)然得出該專利權(quán)人的在先起訴亦存在上述“明知”的情形。
為進(jìn)一步明晰可以推定明知的情形，筆者在各級法院既往裁判的基礎(chǔ)上，對認(rèn)定為明知的情形進(jìn)行了以下類型化梳理。
第一種，權(quán)利瑕疵型
該類案件中，據(jù)以起訴的權(quán)利基礎(chǔ)多為實(shí)用新型和外觀設(shè)計專利，缺乏權(quán)利基礎(chǔ)多因?qū)＠痪咝路f性而已被或應(yīng)被宣告無效，這主要是由于此類專利的授權(quán)無需經(jīng)過實(shí)審程序，容易發(fā)生專利權(quán)人明知技術(shù)方案不具新穎性仍申請專利的情況，不具新穎性的原因則多為專利權(quán)人將已在先公開的技術(shù)或設(shè)計申請為專利。
該類案件中，在判斷專利權(quán)人是否明知時，一般應(yīng)結(jié)合專利權(quán)人的行為性質(zhì)和認(rèn)知能力進(jìn)行認(rèn)定。如果專利權(quán)人將他人已在先公開的技術(shù)或設(shè)計申請為專利，其申請行為往往易被認(rèn)定具有非正當(dāng)性，進(jìn)而基于經(jīng)驗(yàn)法則，其提起的侵權(quán)訴訟也容易被推定為“明知缺乏權(quán)利基礎(chǔ)”。
如果專利權(quán)人將自己在先公開的技術(shù)或設(shè)計申請為專利，往往需要結(jié)合其認(rèn)知能力來進(jìn)一步判斷。例如，在駝翁公司訴英喬公司案【6】中，英喬公司利用自己在先展覽和銷售公開的現(xiàn)有設(shè)計提出專利申請并獲得涉案外觀設(shè)計專利權(quán)。法院認(rèn)為，當(dāng)事人在自己的專利產(chǎn)品展覽或銷售后，將該產(chǎn)品外觀設(shè)計申請專利權(quán)，不能據(jù)此當(dāng)然推定其主觀上存在惡意，還需結(jié)合當(dāng)事人的認(rèn)識能力進(jìn)行綜合判斷。在該案中，兩項(xiàng)專利的公開日距申請日時間較短，且英喬公司規(guī)模較小，根據(jù)其認(rèn)識能力及相關(guān)現(xiàn)有證據(jù)，尚不足以認(rèn)定英喬公司系明知其展覽或銷售行為構(gòu)成專利法意義上的公開仍惡意申請專利并進(jìn)行維權(quán)。而在薈上承公司訴熊某案中【7】，熊某將其已在騰訊視頻網(wǎng)站上公開的設(shè)計申請為外觀設(shè)計專利，且在提起涉案專利侵權(quán)訴訟之前，熊某已針對他人先后提起阿里巴巴投訴與專利侵權(quán)訴訟。法院結(jié)合上述投訴與訴訟流程等因素，認(rèn)為熊某已經(jīng)具備相應(yīng)的法律認(rèn)知能力，其提起本案涉及的專利侵權(quán)訴訟時，符合明知缺乏權(quán)利基礎(chǔ)的要件。
此外，獲得授權(quán)的專利權(quán)與他人在先合法權(quán)利相沖突，也是一種權(quán)利具有瑕疵的表現(xiàn)。該類案件中，如能證明專利權(quán)人對侵犯他人在先權(quán)利已然知曉，或者與他人在先合法權(quán)利具有接觸可能性，則專利權(quán)人容易被認(rèn)定為明知缺乏權(quán)利基礎(chǔ)。例如，在洋河鎮(zhèn)御緣釀酒廠案【8】中，御緣釀酒廠在涉案專利的視圖中標(biāo)注“洋河”字樣，涉案專利與洋河酒廠在申請日以前已經(jīng)取得的注冊商標(biāo)專用權(quán)相沖突。而早在涉案專利申請日以前，御緣釀酒廠因其生產(chǎn)的白酒外包裝上標(biāo)有“中國洋河”或“江蘇洋河”字樣已受到行政處罰，因此可認(rèn)定其必然知曉涉案專利不具備授權(quán)條件，屬于明知缺乏權(quán)利基礎(chǔ)的情形。
據(jù)以起訴的專利權(quán)因故終止，是另外一種權(quán)利瑕疵的形式。區(qū)別于專利被宣告無效則自始無效，專利權(quán)終止導(dǎo)致的專利權(quán)失效并不及于終止之前的期間，因此專利權(quán)人仍得請求侵權(quán)人賠償其在專利有效期間內(nèi)因侵權(quán)所受的損失。但若專利權(quán)人在此情況下提起專利侵權(quán)訴訟，請求賠償專利權(quán)終止后所受損失，則應(yīng)結(jié)合專利權(quán)人的注意義務(wù)以及認(rèn)知能力，判斷其是否“明知缺乏權(quán)利基礎(chǔ)”。例如，在福建恒某公司訴泉州日某公司案【9】中，法院認(rèn)為，泉州日某公司對專利年費(fèi)的繳納負(fù)有管理義務(wù)，其在專利權(quán)因欠繳年費(fèi)而已終止后，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟，后又撤回起訴，主動放棄救濟(jì)機(jī)會；且泉州日某公司在提起涉案訴訟時均委托了專業(yè)律師，其對提起訴訟不具有權(quán)利基礎(chǔ)的事實(shí)顯然具有清晰認(rèn)識。
第二種，重復(fù)起訴型
盡管不同認(rèn)知能力的專利權(quán)人對其提起訴訟是否具有權(quán)利基礎(chǔ)會有不同的認(rèn)識，但若專利權(quán)人在提起專利侵權(quán)訴訟后，法院已就其是否具有權(quán)利基礎(chǔ)或者事實(shí)根據(jù)作出認(rèn)定，而后專利權(quán)人仍然基于同一專利、針對同一侵權(quán)人、就同一產(chǎn)品重復(fù)提起訴訟的，亦會被認(rèn)定為明知所提訴訟缺乏權(quán)利基礎(chǔ)或事實(shí)根據(jù)。
例如，在金富元公司訴中興達(dá)公司案【10】中，中興達(dá)公司針對同一款地墊產(chǎn)品，以金富元廠及其銷售商為被告先后提起了三起訴訟。第一次起訴中，中興達(dá)公司收到被控侵權(quán)產(chǎn)品屬于現(xiàn)有設(shè)計的證據(jù)后，未到庭參加開庭審理。第二次起訴后，鄭州市中級人民法院認(rèn)定被控侵權(quán)產(chǎn)品屬于現(xiàn)有設(shè)計，中興達(dá)公司并未提出上訴。上述判決生效后，中興達(dá)公司僅憑專利權(quán)評價報告，再次以相同專利為權(quán)利基礎(chǔ)、以金富元廠為被告，向青島市中級人民法院提起訴訟。根據(jù)鄭州中院的上述生效判決，可以推定中興達(dá)公司知道已有生效判決認(rèn)定被訴侵權(quán)產(chǎn)品不構(gòu)成侵犯其專利權(quán)的事實(shí)。在此情況下，中興達(dá)公司仍提起在后訴訟，系明知其起訴缺乏事實(shí)根據(jù)。
第三種，惡意取證型
行使知識產(chǎn)權(quán)應(yīng)當(dāng)遵循誠實(shí)信用原則，且不得損害他人合法權(quán)益。當(dāng)知識產(chǎn)權(quán)被侵害時，權(quán)利人可以依法行使訴權(quán)，但訴權(quán)的行使也應(yīng)當(dāng)遵循誠實(shí)信用原則，秉持善意，審慎行事。如果相對人沒有實(shí)施侵權(quán)行為，專利權(quán)人仍然以“誘導(dǎo)侵權(quán)”“陷阱取證”等方式獲取所謂“侵權(quán)證據(jù)”，并以此提出專利侵權(quán)訴訟的，被控侵權(quán)行為雖然表面上符合認(rèn)定專利侵權(quán)應(yīng)具備的所有要件，但判定侵權(quán)所依據(jù)的事實(shí)不過是專利權(quán)人人為制造出的“虛假”事實(shí)，專利權(quán)人并無值得保護(hù)之事實(shí)根據(jù)。這樣的訴訟可認(rèn)定為屬于“明知缺乏事實(shí)依據(jù)”的情形。
結(jié)語
專利惡意訴訟中的“惡意”，集中體現(xiàn)在起訴人“明知”其起訴缺乏權(quán)利基礎(chǔ)或事實(shí)根據(jù)。對于這一主觀狀態(tài)的判斷，應(yīng)基于案件事實(shí)和經(jīng)驗(yàn)法則，秉持審慎謙抑的原則進(jìn)行合理推定，拒絕非誠信的權(quán)利濫用，保護(hù)誠實(shí)經(jīng)營者的正當(dāng)權(quán)益。
參考文獻(xiàn)：
【1】參見《最高人民法院民三庭關(guān)于惡意訴訟問題的研究報告》。
【2】（2003）寧民三初字第188號。
【3】（2021）最高法知民終1353號，最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)法庭裁判要旨摘要（2023）第49條。
【4】（2015）京知民初字第1446號。
【5】（2021）最高法知民終1353號。
【6】（2022）滬民終394號。
【7】（2022）粵民終668號。
【8】（2018）蘇民終119號。
【9】（2022）最高法知民終1861號。
【10】（2018）最高法民再388號。