文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司西安分部 梁笑
在審查實(shí)踐中，審查員經(jīng)常采用的對(duì)比文件的公開日都是早于本申請(qǐng)所要求的優(yōu)先權(quán)日的，在這種情況下審查員并不需要核實(shí)本申請(qǐng)是否能夠享有其優(yōu)先權(quán)。因此，在審查實(shí)踐中，作為專利代理師，往往因較少遇到優(yōu)先權(quán)相關(guān)問題而忽略掉優(yōu)先權(quán)對(duì)于一個(gè)申請(qǐng)的重要性。本文中，筆者將結(jié)合自己在實(shí)踐中經(jīng)歷的兩個(gè)案例，對(duì)優(yōu)先權(quán)在實(shí)踐工作中的應(yīng)用進(jìn)行一些探討和分析。
1.優(yōu)先權(quán)的核實(shí)
關(guān)于優(yōu)先權(quán)，專利審查指南第二部分第八章第4.6.2節(jié)已經(jīng)給出了比較詳細(xì)的規(guī)定。該節(jié)指出，是否享有優(yōu)先權(quán)，需要核實(shí)的內(nèi)容包括三項(xiàng)：“（1）作為要求優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)的在先申請(qǐng)是否涉及與要求優(yōu)先權(quán)的在后申請(qǐng)相同的主題；（2）該在先申請(qǐng)是否是記載了同一主題的首次申請(qǐng)；（3）在后申請(qǐng)的申請(qǐng)日是否在在先申請(qǐng)的申請(qǐng)日起十二個(gè)月內(nèi)（這里指發(fā)明和實(shí)用新型）。
其中，進(jìn)行上述第（1）項(xiàng)的核實(shí)在實(shí)踐中往往是非常關(guān)鍵且容易產(chǎn)生爭(zhēng)議的地方。對(duì)第（1）項(xiàng)的核實(shí)，需要判斷在后申請(qǐng)中各項(xiàng)權(quán)利要求所述的技術(shù)方案是否清楚地記載在上述在先申請(qǐng)的文件（說明書和權(quán)利要求書，不包括摘要）中。為此，審查員應(yīng)當(dāng)把在先申請(qǐng)作為一個(gè)整體進(jìn)行分析研究，只要在先申請(qǐng)文件清楚地記載了在后申請(qǐng)權(quán)利要求所述的技術(shù)方案，就應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該在先申請(qǐng)與在后申請(qǐng)涉及相同的主題。審查員不得以在先申請(qǐng)的權(quán)利要求書中沒有包含該技術(shù)方案為理由，而拒絕給予優(yōu)先權(quán)。
那么，何為“清楚地記載”呢？
2.對(duì)“清楚地記載”的解讀
筆者最初認(rèn)為，審查指南的規(guī)定非常清楚，即，在所有的情形下，只要優(yōu)先權(quán)文件中具體清楚地記載了某一技術(shù)方案，那么該技術(shù)方案就必然能夠享有該優(yōu)先權(quán)。
然而，在實(shí)踐工作中，筆者遇到了下面這個(gè)案例：
案例A：
第一次審查意見通知書指出：
本申請(qǐng)僅權(quán)利要求4中的化學(xué)式1-1和權(quán)利要求8中記載的前8個(gè)具體化合物能夠享有優(yōu)先權(quán)文件1的優(yōu)先權(quán)（優(yōu)先權(quán)日為2018年9月3日）。因此，本申請(qǐng)權(quán)利要求中除這些方案之外的其他權(quán)利要求都不能享有該優(yōu)先權(quán)，并因此申請(qǐng)日為2019年9月3日。
D1（申請(qǐng)日2019年6月14日，公開日2019年8月17日）公開的化合物1落在本申請(qǐng)權(quán)利要求1的化學(xué)式1的范圍內(nèi)，因此，權(quán)利要求1相對(duì)于D1不具備新穎性。
針對(duì)第一次審查意見通知書的答復(fù)（修改的權(quán)利要求1限定的是化學(xué)式1-1至1-7）：
對(duì)于涉及化學(xué)式1-1的技術(shù)方案，該技術(shù)方案記載在優(yōu)先權(quán)文件1中，并因此能夠享有優(yōu)先權(quán)文件1的優(yōu)先權(quán)（優(yōu)先權(quán)日為2018年9月3日）。然而，D1的申請(qǐng)日為2019年6月14日，晚于本申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)日。因此，D1不能構(gòu)成本發(fā)明中所要求保護(hù)的涉及化學(xué)式1-1的技術(shù)方案的抵觸申請(qǐng)或現(xiàn)有技術(shù)。換言之，在評(píng)述本發(fā)明所要求保護(hù)的涉及化學(xué)式1-1的技術(shù)方案的新穎性和創(chuàng)造性時(shí)，無需考慮D1。
對(duì)于涉及化學(xué)式1-2至1-7的技術(shù)方案，D1公開的化合物1具有特定結(jié)構(gòu)Q。該結(jié)構(gòu)Q不符合本發(fā)明的化學(xué)式1-2至1-7中的任一者的對(duì)應(yīng)部分。因此，D1并未公開本發(fā)明所要求保護(hù)的涉及化學(xué)式1-2至1-7的技術(shù)方案。換言之，本發(fā)明涉及化學(xué)式1-2至1-7的技術(shù)方案相對(duì)于D1具備新穎性。
基于上述審查意見和筆者的意見陳述可以清楚地看出，審查員和筆者的觀點(diǎn)是一致的，即，只要優(yōu)先權(quán)文件中清楚地記載了某技術(shù)方案，該技術(shù)方案就能夠享有優(yōu)先權(quán)。
然而，該案收到了第二次審查意見通知書，審查員就相同的方案給出了截然相反的觀點(diǎn)。
第二次審查意見通知書指出：
本申請(qǐng)請(qǐng)求享有優(yōu)先權(quán)文件1的優(yōu)先權(quán)（優(yōu)先權(quán)日為2018年9月3日），但是根據(jù)該優(yōu)先權(quán)文件的記載，其僅記載了化學(xué)式1-1和8個(gè)具體化合物，但并沒有給出化合物的制備方法，也沒有表征數(shù)據(jù)證明制備得到了上述化合物，更沒有任何化合物的技術(shù)效果數(shù)據(jù)。因此，該優(yōu)先權(quán)文件公開不充分，不屬于完整的技術(shù)方案。因此，本申請(qǐng)無法享有該優(yōu)先權(quán)，并因此申請(qǐng)日為2019年9月3日。
顯然，審查員在一通中認(rèn)定化學(xué)式1-1和8個(gè)具體化合物能夠享有優(yōu)先權(quán)，而在二通中則認(rèn)定這些方案不能享有優(yōu)先權(quán)。這種截然相反的觀點(diǎn)是如何出現(xiàn)的呢？
仔細(xì)研究審查意見可以看出，審查員在二通中引入了“公開不充分”的理由，以此為基礎(chǔ)認(rèn)定記載在優(yōu)先權(quán)文件1中的化學(xué)式1-1和8個(gè)具體化合物不能享有優(yōu)先權(quán)。這樣的判斷是否合理呢？
筆者反復(fù)翻閱審查指南，也并未再找到與此類問題相關(guān)的詳細(xì)內(nèi)容。那么，到底審查員的哪個(gè)觀點(diǎn)更加符合專利法和審查指南的相關(guān)規(guī)定呢？
筆者在查找相關(guān)資料時(shí)，從2022年復(fù)審無效十大案例“評(píng)析‘新穎的磺酰胺類化合物及其作為內(nèi)皮素受體拮抗劑的應(yīng)用’發(fā)明專利權(quán)無效案”中得到了一些啟發(fā)。該案例中指出，“公開換保護(hù)”是發(fā)明創(chuàng)造獲得專利保護(hù)的基本要求，對(duì)專利申請(qǐng)如此，對(duì)于將現(xiàn)有技術(shù)的時(shí)間線推移到優(yōu)先權(quán)日的優(yōu)先權(quán)文件亦然。對(duì)于化合物發(fā)明，在說明書中公開產(chǎn)品的確認(rèn)、制備以及用途和/或效果，本質(zhì)上是要求在專利申請(qǐng)日時(shí)，有充分的證據(jù)表明該發(fā)明創(chuàng)造已經(jīng)完成，其最直接也最有效的方式是在說明書中提供相應(yīng)的實(shí)施例。
在此基礎(chǔ)上，筆者考慮是否也可以換一個(gè)角度來解讀和分析上述優(yōu)先權(quán)的問題。即，追本溯源，從專利法的立法本意出發(fā)。
作為專利行業(yè)工作者，我們都知道，“公開換保護(hù)”是發(fā)明創(chuàng)造獲得專利保護(hù)的基石。而對(duì)于“公開”，專利法和審查指南也有著非常詳細(xì)的規(guī)定，在此不進(jìn)行贅述。其中，對(duì)于化合物發(fā)明而言，審查指南在“化學(xué)產(chǎn)品發(fā)明的充分公開”部分中規(guī)定：這里所稱的化學(xué)產(chǎn)品包括化合物、組合物以及用結(jié)構(gòu)和／或組成不能夠清楚描述的化學(xué)產(chǎn)品。要求保護(hù)的發(fā)明為化學(xué)產(chǎn)品本身的，說明書中應(yīng)當(dāng)記載化學(xué)產(chǎn)品的確認(rèn)、化學(xué)產(chǎn)品的制備以及化學(xué)產(chǎn)品的用途。
對(duì)于上述案例而言，筆者認(rèn)為，審查員在二通中在核實(shí)優(yōu)先權(quán)的同時(shí)將“公開充分”考慮在內(nèi)，存在一定的合理性。為了方便理解，我們?cè)诖俗鲆粋€(gè)假設(shè)：
假設(shè)申請(qǐng)人在優(yōu)先權(quán)文件中僅僅記載了化合物的結(jié)構(gòu)，并無具體制備和效果驗(yàn)證，就認(rèn)定在后申請(qǐng)能夠享有該優(yōu)先權(quán)，會(huì)產(chǎn)生怎樣的后果呢？
顯然，如果作為申請(qǐng)人，在僅偶然或者經(jīng)過研究發(fā)現(xiàn)了某一個(gè)具體化合物A具備優(yōu)異性能的情況下，在撰寫在先申請(qǐng)文件時(shí)，為了盡可能擴(kuò)大自己的權(quán)益，必然會(huì)有意甚至無限擴(kuò)大其記載的化合物范圍，例如，用chemdraw軟件等繪制出來結(jié)構(gòu)大致相關(guān)的化合物即可。然而，事實(shí)上，申請(qǐng)人在提交在先申請(qǐng)時(shí)并未進(jìn)行任何科學(xué)的驗(yàn)證，并不知曉或者確定其所繪制的這些化合物或者通式化合物能否被制備出來或者也具有這樣優(yōu)異的性能。之后，在申請(qǐng)人已經(jīng)提起了范圍非常寬泛的在先申請(qǐng)之后，公眾B研究確定了另一種化合物B具有很好的效果。該化合物B恰恰記載在上述在先申請(qǐng)的范圍內(nèi)，例如，該優(yōu)先權(quán)文件具體（隨意）記載了10000種具體化合物，其中剛好涵蓋了該化合物B。
這時(shí)作為旁觀者，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)了什么問題呢？
如果認(rèn)定因?yàn)榛衔顱被明確記載在申請(qǐng)人的在先申請(qǐng)中并因此化合物B能夠享有該在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)，那么公眾B花費(fèi)努力所研究并證實(shí)的化合物B的相關(guān)權(quán)益則無法為公眾B所享有，而只能為并未對(duì)該化合物B進(jìn)行實(shí)際制備和效果驗(yàn)證的在先申請(qǐng)的申請(qǐng)人所享有。這顯然對(duì)于公眾而言是非常不公平的，自然也違背了專利法鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造的基本宗旨。
從這個(gè)角度來看，對(duì)“清楚地記載”的解讀，似乎不能僅僅局限于其字面意思，而是應(yīng)該著眼于每個(gè)規(guī)定背后的立法本意和立法目的去判斷和理解。就像這個(gè)案例一樣，從立法本意的角度來看，似乎“公開是否充分”和“清楚地記載”也有著千絲萬縷的聯(lián)系。從這個(gè)角度，審查員在二通中的意見也存在一定的合理性。
盡管如此，筆者雖然論述了審查員以“公開不充分”為由認(rèn)定不享有優(yōu)先權(quán)的結(jié)論在立法本意角度的合理性，但這并不代表筆者完全接受并認(rèn)同在判斷是否享有優(yōu)先權(quán)時(shí)必然要考慮“公開充分”，上述的分析也僅僅是提供一個(gè)探討的思路和角度。
3.對(duì)優(yōu)先權(quán)文件核實(shí)的全面性
作為業(yè)內(nèi)同行，大家都知曉，審查員在提出優(yōu)先權(quán)問題時(shí)往往是因?yàn)樵搩?yōu)先權(quán)問題與新創(chuàng)問題息息相關(guān)。然而，許多審查員在實(shí)踐工作中由于經(jīng)驗(yàn)或者粗心問題，往往只關(guān)注本申請(qǐng)是否享有優(yōu)先權(quán)，而不去關(guān)注對(duì)比文件的優(yōu)先權(quán)問題。部分專利代理師由于經(jīng)驗(yàn)不足往往會(huì)順著審查員的思路去思考問題，即，僅著眼于新創(chuàng)問題的解決而忽略了對(duì)比文件本身的優(yōu)先權(quán)問題。這樣經(jīng)常會(huì)導(dǎo)致客戶損失一些不必要損失的權(quán)益。因此，筆者認(rèn)為，作為一名合格的專利代理師，對(duì)本申請(qǐng)和對(duì)比文件均進(jìn)行優(yōu)先權(quán)的核實(shí)是非常有必要的。
審查指南第二部分第八章第4.6.1節(jié)規(guī)定，出現(xiàn)下列情形之一時(shí)，需要核實(shí)優(yōu)先權(quán)：
（1）對(duì)比文件公開了與申請(qǐng)的主題相同或密切相關(guān)的內(nèi)容，而且對(duì)比文件的公開日在申請(qǐng)日和所要求的優(yōu)先權(quán)日之間，即該對(duì)比文件構(gòu)成PX或PY類文件；
?。?）任何單位或者個(gè)人在專利局的申請(qǐng)所公開的內(nèi)容與申請(qǐng)的全部主題相同，或者與部分主題相同，前者的申請(qǐng)日在后者的申請(qǐng)日和所要求的優(yōu)先權(quán)日之間，而前者的公布或公告日在后者的申請(qǐng)日或申請(qǐng)日之后，即任何單位或者個(gè)人在專利局的申請(qǐng)構(gòu)成PE類文件；
?。?）任何單位或者個(gè)人在專利局的申請(qǐng)所公開的內(nèi)容與申請(qǐng)的全部主題相同，或者與部分主題相同，前者所要求的優(yōu)先權(quán)日在后者的申請(qǐng)日和所要求的優(yōu)先權(quán)日之間，而前者的公布或公告日在后者的申請(qǐng)日或申請(qǐng)日之后，即任何單位或者個(gè)人在專利局的申請(qǐng)構(gòu)成PE類文件。
對(duì)于第（3）種情形，應(yīng)當(dāng)首先核實(shí)所審查的申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)；當(dāng)所審查的申請(qǐng)不能享有優(yōu)先權(quán)時(shí)，還應(yīng)當(dāng)核實(shí)作為對(duì)比文件的任何單位或個(gè)人在專利局的申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。
在此，筆者列舉了一個(gè)簡(jiǎn)單的案例：
案例B：
審查意見：本申請(qǐng)僅9個(gè)具體化合物記載在其優(yōu)先權(quán)文件“10-2019-XXXXXXX 2019.09.11 KR”中，并因此，除了所述9個(gè)具體化合物之外的方案不能享有此優(yōu)先權(quán)。
對(duì)于不能享有上述優(yōu)先權(quán)的技術(shù)方案而言，D1公開了化合物A。D1的優(yōu)先權(quán)日20190911在本申請(qǐng)優(yōu)先權(quán)20200814之前，其公開日20211231在此之后，構(gòu)成本申請(qǐng)的抵觸申請(qǐng)。
分析：
D1與本申請(qǐng)是同一申請(qǐng)人的案件，并且均要求享有優(yōu)先權(quán)文件“10-2019-XXXXXXX 2019.09.11 KR”的優(yōu)先權(quán)。
對(duì)本申請(qǐng)和D1所記載的技術(shù)方案分析如下：
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本申請(qǐng) |
方案分組 |
享有優(yōu)先權(quán) |
優(yōu)先權(quán)日 |
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方案I（9個(gè)化合物的方案） |
10-2019-XXXXXXX KR |
2019.09.11 |
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方案II（剩余方案） |
10-2020-XXXXXXX KR |
2020.08.14 |
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D1 |
方案分組 |
享有優(yōu)先權(quán) |
優(yōu)先權(quán)日 |
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方案I'（9個(gè)化合物的方案） |
10-2019-XXXXXXX KR |
2019.09.11 |
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方案II''（剩余方案，涵蓋化合物A） |
不享有優(yōu)先權(quán) |
2020.09.08（申請(qǐng)日） |
基于以上分析可知，
對(duì)于本申請(qǐng)的I組方案而言，其優(yōu)先權(quán)日為2019.09.11。D1的I'組方案與本申請(qǐng)I組方案的優(yōu)先權(quán)日為同一日；D1的II''組方案不能享有其優(yōu)先權(quán)，申請(qǐng)日為2020.09.08，晚于本申請(qǐng)I組方案的優(yōu)先權(quán)日。因此，D1的I'組和II''組方案均不能構(gòu)成本申請(qǐng)I組方案的抵觸申請(qǐng)和現(xiàn)有技術(shù)。
對(duì)于本申請(qǐng)的II組方案而言，其優(yōu)先權(quán)日為2020.08.04。D1的I'組方案的優(yōu)先權(quán)日早于2020.08.04，公開日晚于本申請(qǐng)，并因此能夠構(gòu)成本申請(qǐng)II組方案的抵觸申請(qǐng)。D1的II''組方案的申請(qǐng)日為2020.09.08，晚于本申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)日2020.08.04，并因此不能構(gòu)成本申請(qǐng)II組方案的抵觸申請(qǐng)和現(xiàn)有技術(shù)。
換言之，僅D1的I'組方案可以構(gòu)成本申請(qǐng)的抵觸申請(qǐng)，能夠用于評(píng)述本申請(qǐng)的新穎性。經(jīng)核實(shí)，審查員所引用的D1的化合物A恰好并不屬于上述I'組方案，而是屬于其II''組方案，并因此根本不能用于評(píng)述本申請(qǐng)所有技術(shù)方案的新穎性。審查員的上述評(píng)述僅僅關(guān)注到本申請(qǐng)是否享有優(yōu)先權(quán)的問題，而根本沒有注意到需要同時(shí)核實(shí)作為對(duì)比文件的D1的優(yōu)先權(quán)。
如果作為專利代理師，順著審查員的思路去考慮新創(chuàng)的問題，則顯然會(huì)至少在本申請(qǐng)中排除掉涉及該化合物A的技術(shù)方案，這顯然是不合理的。
因此，作為專利代理師，在遇到優(yōu)先權(quán)問題時(shí)，需要認(rèn)真分析判斷屬于審查指南中提及的上述三種情形的哪一種，如果屬于情形（3），則需要自行核實(shí)對(duì)比文件的優(yōu)先權(quán)是否享有，否則會(huì)導(dǎo)致客戶權(quán)益的不必要喪失。
以上內(nèi)容僅僅是筆者結(jié)合自身案例對(duì)優(yōu)先權(quán)問題進(jìn)行的一些實(shí)踐思考。事實(shí)上，優(yōu)先權(quán)問題，尤其是生化領(lǐng)域的馬庫什權(quán)利要求的優(yōu)先權(quán)問題，在業(yè)內(nèi)仍然存在很大的爭(zhēng)議。希望在以后的工作實(shí)踐中，能夠結(jié)合案例繼續(xù)對(duì)此類問題進(jìn)行更加深入的分析和解讀。
參考文獻(xiàn)
【十大案件】評(píng)析“新穎的磺酰胺類化合物及其作為內(nèi)皮素受體拮抗劑的應(yīng)用”發(fā)明專利權(quán)無效案——淺析具體化合物優(yōu)先權(quán)、充分公開與創(chuàng)造性的判斷，2022年5月27日