文/北京市集佳律師事務(wù)所 戈曉美
在專利侵權(quán)訴訟中，針對本訴的權(quán)利基礎(chǔ)的效力提出挑戰(zhàn)，即針對涉案專利權(quán)提出無效宣告請求，是被控侵權(quán)人重要的抗辯事由。專利無效宣告請求的提出常常引起專利侵權(quán)訴訟程序的中止，并且基于我國施行的民行二元分立體制以及專利權(quán)確權(quán)制度的諸多特點(diǎn)，專利侵權(quán)訴訟的一審、二審甚至再審與專利無效程序的無效階段、行政訴訟一審、二審甚至再審階段，常?；ハ嘟豢?，相互關(guān)聯(lián)。
為解決專利侵權(quán)與專利無效程序的銜接問題，提高專利侵權(quán)糾紛的審理效率，盡可能緩解審理周期較長的問題，2016年開始施行的《司法解釋二》第二條【1】規(guī)定了“先行裁駁、另行起訴”制度。本文擬結(jié)合幾則典型案例，分析并總結(jié)出權(quán)利人及被控侵權(quán)人應(yīng)用該制度處理專利民事行政交叉案件的幾點(diǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，以饗讀者。
一、專利無效審查的結(jié)果對訴訟程序的影響分析
專利無效宣告審查決定的結(jié)果分為三種：宣告專利權(quán)全部無效、宣告專利權(quán)部分無效、維持專利權(quán)有效。
?。?）對于“全部無效”的情形，《司法解釋二》規(guī)定的“先行裁駁、另行起訴”制度給出了明確的指引：即，權(quán)利人在專利侵權(quán)訴訟中主張的權(quán)利要求被專利復(fù)審委員會(huì)宣告無效的，審理侵犯專利權(quán)糾紛案件的人民法院可以裁定駁回權(quán)利人基于該無效權(quán)利要求的起訴；
?。?）對于“專利權(quán)被維持有效”的情形，則較為簡單：審理侵權(quán)糾紛的法院則不受任何影響，可以繼續(xù)侵權(quán)案件的正常審理；
?。?）而對于“部分無效”的情形，則需要對有效部分和無效部分區(qū)別對待，即采取針對有效的部分繼續(xù)審理、無效部分駁回起訴的處理方式。
例如，在上訴人深圳市云充吧科技有限公司與被上訴人深圳來電科技有限公司侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛案【（2019）最高法知民終350號】【2】中，最高人民法院指出，專利侵權(quán)訴訟期間，涉案專利權(quán)利要求中一個(gè)或者多個(gè)并列技術(shù)方案的對應(yīng)部分被宣告無效，但其余并列技術(shù)方案的對應(yīng)部分仍維持有效，專利權(quán)人依據(jù)權(quán)利要求仍維持有效的部分繼續(xù)主張權(quán)利的，人民法院可以就宣告無效部分的權(quán)利要求駁回起訴，同時(shí)就維持有效部分的權(quán)利要求進(jìn)行審理并作出裁判。
上述案例討論了并列技術(shù)方案部分被宣告無效、部分維持有效的情形，該處理方式同樣適用于部分權(quán)利要求被宣告無效、部分維持有效的情形。
二、寫給侵權(quán)訴訟程序權(quán)利人的操作指南
對于侵權(quán)訴訟程序的權(quán)利人而言，其據(jù)以主張的權(quán)利要求被維持有效是至關(guān)重要的。在實(shí)踐中，為了維持專利權(quán)的有效，權(quán)利人有可能在無效程序中對權(quán)利要求書進(jìn)行修改，修改方式包括權(quán)利要求的刪除、技術(shù)方案的刪除、權(quán)利要求的進(jìn)一步限定、明顯錯(cuò)誤的修正。
針對專利無效宣告程序中不同的修改方式及不同的結(jié)果，侵權(quán)訴訟中的權(quán)利人需要注意以下幾點(diǎn)：
1、據(jù)以主張的權(quán)利要求發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)向侵權(quán)法院提出變更權(quán)利基礎(chǔ)的主張
根據(jù)《司法解釋一》第一條，權(quán)利人如需變更權(quán)利基礎(chǔ)，則需要在一審法庭辯論終結(jié)前提出變更主張。因此，如《無效宣告審查決定》在侵權(quán)訴訟一審開庭日之前作出，則權(quán)利人需要在一審法庭辯論終結(jié)前提出變更權(quán)利基礎(chǔ)的主張。
但是，如果在一審法庭辯論終結(jié)后，《無效宣告審查決定》才作出、且影響到權(quán)利人主張的權(quán)利要求的話，該如何處理呢？通過以下案例進(jìn)行說明：
在沈陽飛行船數(shù)碼噴印設(shè)備有限公司與被青島瀚澤電氣有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案【（2019）最高法知民終161號】中，權(quán)利人飛行船公司在一審?fù)忁q論終結(jié)前當(dāng)庭明確以修改前的原權(quán)利要求1作為其所主張的保護(hù)范圍，對此，濟(jì)南中院一審認(rèn)為：無效決定作出后，涉案專利權(quán)1的內(nèi)容已發(fā)生變更，飛行船公司提起本案訴訟的權(quán)利基礎(chǔ)喪失，故駁回了原告起訴。飛船公司不服一審判決，提起上訴。
對此，最高院知識產(chǎn)權(quán)法庭認(rèn)為，在涉案專利權(quán)被宣告部分無效之后，只要原審法院尚未作出判決，原審法院就應(yīng)當(dāng)依法向權(quán)利人飛行船公司釋明，由權(quán)利人飛行船公司在維持有效的權(quán)利要求范圍內(nèi)明確其主張保護(hù)范圍的權(quán)利要求。但是，原審法院并未給予權(quán)利人飛行船公司重新明確權(quán)利要求的程序性權(quán)利，未經(jīng)釋明直接裁定駁回了飛行船公司的起訴，屬適用法律錯(cuò)誤。
也即，即便《無效宣告審查決定》在一審法庭辯論終結(jié)后作出，此時(shí)，只要是一審法院尚未作出一審判決，權(quán)利人仍有權(quán)變更其主張的權(quán)利基礎(chǔ)。權(quán)利人應(yīng)在得知無效宣告結(jié)果的第一時(shí)間，與侵權(quán)法院進(jìn)行聯(lián)系，告知變更事宜。
2、權(quán)利人可自“收到無效決定之日起”提出變更權(quán)利基礎(chǔ)的申請
雖然無效程序雙方當(dāng)事人均可自收到專利無效決定之日起3個(gè)月內(nèi)向北京市知識產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟，言下之意，無效決定并不是自作出或收到之日起開始生效，應(yīng)當(dāng)是行政訴訟二審終審后生效。但基于前述新的權(quán)利要求仍在原保護(hù)范圍內(nèi)且自始有效的理論基礎(chǔ)，毫無疑義的是，權(quán)利人可以在無效決定收到之日起主張變更權(quán)利基礎(chǔ)，不必等到該無效決定的生效日。
例，在LG伊諾特有限公司與日本電產(chǎn)（東莞）有限公司、北京中南雙綠科技公司發(fā)明專利臨時(shí)保護(hù)期使用費(fèi)和侵犯發(fā)明專利權(quán)糾紛案〔(2015)京知民初字第338號〕中，針對被告日本電產(chǎn)公司提出的無效宣告請求，專利復(fù)審委員會(huì)作出無效決定：在LG伊諾特公司修改的權(quán)利要求1-69的基礎(chǔ)上繼續(xù)維持專利權(quán)有效。之后，在庭前會(huì)議中，LG伊諾特公司基于維持有效的權(quán)利要求進(jìn)一步明確了所主張的權(quán)利基礎(chǔ)。
對此，北京知識產(chǎn)權(quán)法院一審認(rèn)為，涉案專利權(quán)在被控侵權(quán)產(chǎn)品制造、銷售時(shí)尚在有效期內(nèi)，且涉案無效決定也已決定在LG公司2015年7月6日提交的權(quán)利要求1-69的基礎(chǔ)上繼續(xù)維持涉案專利有效，故在無證據(jù)證明有關(guān)行政或司法程序?qū)ι姘笇＠挠行宰龀隽朔穸ㄐ栽u價(jià)的情況下，涉案專利在本案中應(yīng)作為有效專利進(jìn)行保護(hù)。
尤其是，在審理本案的同時(shí)，涉及涉案專利無效決定的專利無效行政糾紛案件亦由本院審理，而在該行政糾紛案件的審理過程中，本院充分聽取了日本電產(chǎn)公司、專利復(fù)審委員會(huì)以及LG公司的意見，并將行政案件中所涉及的權(quán)利要求的解釋、保護(hù)范圍的確定等爭點(diǎn)認(rèn)定結(jié)合到本案審理過程中，并在最終認(rèn)定無效決定結(jié)論正確的基礎(chǔ)上，對本案進(jìn)行了審理。
由此可見，權(quán)利人自收到無效決定之日，即可依據(jù)維持有效的權(quán)利要求變更其主張的權(quán)利基礎(chǔ)，而無需等到無效決定的生效之日。
3、對于權(quán)利人在無效程序中主動(dòng)放棄的權(quán)利要求，不能再將之納入專利權(quán)保護(hù)范圍
在上訴人山東陽谷達(dá)盛管業(yè)有限公司、山東卓睿達(dá)盛管業(yè)有限公司與被上訴人順方管業(yè)有限公司侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛案【（2019）最高法知民終145號】中，最高人民法院指出，權(quán)利人在涉案專利的無效宣告行政程序中以刪除權(quán)利要求的方式主動(dòng)放棄民事侵權(quán)案件中據(jù)以主張權(quán)利的權(quán)利要求，無論記載該放棄行為的行政決定的效力是否最終確定，被放棄的權(quán)利要求均無恢復(fù)之可能，不能在侵害專利權(quán)糾紛中再將之納入專利權(quán)保護(hù)范圍，其據(jù)以主張侵權(quán)的權(quán)利基礎(chǔ)不復(fù)存在，有關(guān)訴訟請求可以判決方式駁回。
4、權(quán)利人被裁定駁回起訴后，原審認(rèn)定的事實(shí)和證據(jù)材料需妥善保管
依據(jù)“先行裁駁、另行起訴”制度，在涉案專利在后續(xù)專利無效行政訴訟程序中“復(fù)活”的情況下，權(quán)利人可另行起訴，另行起訴的時(shí)間節(jié)點(diǎn)是宣告上述權(quán)利要求無效的決定被生效的行政判決所撤銷。
鑒于有些案件經(jīng)歷行政訴訟一審、二審甚至再審，拿到生效的裁判文書通常需要2-3年或更長的時(shí)間，在此期間，權(quán)利人應(yīng)當(dāng)妥善保存涉嫌侵權(quán)的證據(jù)及證物，以防證據(jù)毀損或滅失，從而對后續(xù)的另訴維權(quán)產(chǎn)生障礙。
例：在宇龍計(jì)算機(jī)通信科技（深圳）有限公司與小米通訊技術(shù)有限公司、小米科技有限責(zé)任公司、小米之家商業(yè)有限公司發(fā)明專利權(quán)侵權(quán)糾紛案〔（2019）最高法知民終507號〕中，涉案專利在一審程序中被全部無效，一審法院裁定駁回權(quán)利人起訴，原審原告宇龍公司不服，上訴請求稱，本案屬于應(yīng)當(dāng)裁定中止訴訟的情形，而不是應(yīng)予駁回起訴的情形。如果本案被駁回起訴，一旦法院撤銷無效宣告決定，宇龍公司只能重新起訴，無疑會(huì)增加專利權(quán)人負(fù)擔(dān)，甚至可能出現(xiàn)保全的證據(jù)損壞或滅失的風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致將來即使重新起訴也無法進(jìn)行侵權(quán)比對，不利于知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)。
對此，最高院知識產(chǎn)權(quán)法庭二審認(rèn)為，該規(guī)定（《司法解釋二》第二條）正是為了緩解這種影響而設(shè)計(jì)的“先行裁駁、另行起訴”制度，有利于提高專利侵權(quán)訴訟的審理效率，同時(shí)又不影響權(quán)利人的訴訟權(quán)利。本案中，宇龍公司提起訴訟所基于的涉案專利權(quán)利要求已經(jīng)被國家知識產(chǎn)權(quán)局宣告無效，原審法院據(jù)此裁定駁回宇龍公司的起訴符合上述規(guī)定。如上述無效決定最終被生效的行政判決撤銷，宇龍公司可另行起訴，繼續(xù)向小米通訊公司等主張權(quán)利，其訴訟權(quán)利和實(shí)體權(quán)利未受到任何不利影響。涉案證據(jù)材料是否會(huì)損壞或滅失屬于未知情況，且即使有此可能性，也應(yīng)為當(dāng)事人保存、提供證據(jù)需要承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，與本案是否裁定駁回起訴無關(guān)。
三、寫給侵權(quán)訴訟程序被控侵權(quán)人的操作指南
1、涉案權(quán)利要求被宣告無效且經(jīng)比對認(rèn)為明顯不侵權(quán)的，可申請法院繼續(xù)審理并作出裁判
在專利侵權(quán)訴訟案件中，如涉案專利權(quán)被宣告無效，此時(shí)被控侵權(quán)人采取的第一步驟應(yīng)為進(jìn)行侵權(quán)比對，如果經(jīng)比對能夠確認(rèn)被控侵權(quán)方案不侵權(quán)，尤其在在一審或二審已開庭進(jìn)行了侵權(quán)比對之后，則被控侵權(quán)人可向法院提出繼續(xù)審理作出判決的意見，而非裁定駁回起訴的申請。
在北京微卡時(shí)代信息技術(shù)有限公司、卓望信息技術(shù)（北京）有限公司與財(cái)付通支付科技有限公司、騰訊科技（深圳）有限公司、凡客誠品（北京）科技有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛一案【（2020）最高院知民終1325號】中，一審判決認(rèn)定涉案微信掃碼支付技術(shù)方案未落入涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍。權(quán)利人方提起上訴。在本案二審期間，涉案專利權(quán)被宣告無效。
對此，最高院二審判決指出：“裁駁另訴”規(guī)則的法律適用應(yīng)當(dāng)區(qū)分情形對待，按照不同的情形適用以提高訴訟效率：
首先，若經(jīng)對比，被訴侵權(quán)技術(shù)方案不落入專利權(quán)保護(hù)范圍，則法院可以判定被訴侵權(quán)技術(shù)方案和涉案專利屬于不同的技術(shù)方案，就不需要中止訴訟或者先行裁駁，徑行判定被告不侵權(quán)即可，即判決駁回訴訟請求。
其次，如果經(jīng)比對，被訴侵權(quán)技術(shù)方案落入涉案專利權(quán)保護(hù)范圍，且被訴侵權(quán)行為人提起無效宣告請求，提出專利權(quán)穩(wěn)定性抗辯事由，法院需要考慮專利權(quán)的穩(wěn)定性，可以裁定中止審理或者在國家知識產(chǎn)權(quán)局作出無效宣告后、司法確認(rèn)專利權(quán)穩(wěn)定性效力之前裁定駁回起訴；如果有證據(jù)證明宣告上述權(quán)利要求無效的決定被生效的行政裁判撤銷的，權(quán)利人可以另行起訴。
筆者認(rèn)為，該案例為“先行裁駁、另行起訴”規(guī)則的適用提供了新的處理思路。如果在能夠認(rèn)定不侵權(quán)的情況下，仍然駁回起訴反而降低了訴訟效率，而此時(shí)如果法院能夠及時(shí)地確認(rèn)技術(shù)方案之間的異同，則能夠使得當(dāng)事人能夠?qū)ζ渖虡I(yè)行為的合法性有合理的預(yù)期，從而實(shí)質(zhì)性解決雙方當(dāng)事人之間的糾紛。
2、涉案權(quán)利要求被宣告無效的，可向侵權(quán)法院提出裁定駁回起訴的申請
在前述第1步驟中，如果沒有充分地理由能夠說明被控侵權(quán)方案不構(gòu)成侵權(quán)，尤其是在一審法院尚未對涉案專利與被控技術(shù)方案作出實(shí)質(zhì)性侵權(quán)比對的情況下，被控侵權(quán)人可以將《無效宣告審查決定》盡快地提交至審理侵權(quán)案件的法院，并提出裁定駁回起訴的申請。審理侵權(quán)糾紛案件的法院通常會(huì)依據(jù)“先行裁駁、另行起訴”規(guī)則，裁定駁回權(quán)利人的起訴。
例：在江蘇通領(lǐng)科技有限公司與公牛集團(tuán)股份有限公司等侵害專利權(quán)糾紛案〔（2018）蘇01民初3440號等及（2020）最高法知民終227號等〕中，通領(lǐng)公司于2018年12月向南京中院針對公牛提起與插座安全有關(guān)的10樁專利侵權(quán)訴訟，索賠金額為9.99億元。該系列案涉及兩件專利：發(fā)明專利ZL201010297882.4“支撐滑動(dòng)式安全門”和實(shí)用新型專利ZL201020681902.3“電源插座安全保護(hù)裝置”。2019年7月，國家知識產(chǎn)權(quán)局作出第40759、40829號無效宣告決定，宣告上述兩專利全部無效。
在針對與實(shí)用新型專利ZL201020681902.3“電源插座安全保護(hù)裝置”相關(guān)的另外5起訴訟中，南京中院一審駁回了通領(lǐng)公司的起訴。通領(lǐng)公司提起上訴，請求撤銷一審《民事裁定書》，將案件發(fā)回南京中院重審。對此，最高院知識產(chǎn)權(quán)法庭于2020年4月20日作出終審裁定，駁回了通領(lǐng)公司的上訴，維持原裁定。
在針對與發(fā)明專利ZL201010297882.4“支撐滑動(dòng)式安全門”相關(guān)的5起訴訟中，通領(lǐng)公司以被宣告無效為由，向一審法院申請撤回起訴。2019年7月，南京中院一審發(fā)出《民事裁定書》，準(zhǔn)許了通領(lǐng)公司的撤訴申請。
在有些情況下，原告也會(huì)選擇主動(dòng)撤回起訴，法院通常也會(huì)準(zhǔn)予撤訴。因此，在侵權(quán)訴訟一審中，無論權(quán)利人的主動(dòng)撤訴，還是法院的裁定駁回起訴，兩種處理方式的法律后果是一致的：即在涉案專利在后續(xù)專利無效行政訴訟程序中“復(fù)活”的情況下，權(quán)利人可另行起訴。
但在侵權(quán)訴訟二審程序中，當(dāng)權(quán)利人提出撤回起訴申請時(shí)，被控侵權(quán)人的不同處理方式則有所差異：
?。?）不同意撤訴申請，此時(shí)二審法院通常的做法是裁定駁回權(quán)利人起訴，同時(shí)一并撤銷一審判決。在涉案專利在后續(xù)專利無效行政訴訟程序中“復(fù)活”的情況下，權(quán)利人可另行起訴；
?。?）同意撤訴申請，此時(shí)二審法院可以準(zhǔn)許撤訴，一并裁定撤銷一審判決。且權(quán)利人在二審程序中撤回起訴后重復(fù)起訴的，人民法院不予受理。
3、涉案權(quán)利要求被終審行政判決認(rèn)定不具備實(shí)質(zhì)性授權(quán)要件的，可參照適用“裁駁另訴”規(guī)定
在有些案件中，國家知識產(chǎn)權(quán)局針對涉案專利權(quán)作出的《無效宣告審查決定》維持了專利權(quán)的有效性，終審行政判決撤銷了被訴決定，認(rèn)定涉案專利權(quán)利要求不具備實(shí)質(zhì)性授權(quán)要件。該種情形下，被控侵權(quán)人可以主張參照適用“裁駁另訴”規(guī)定，依據(jù)終審行政判決申請駁回權(quán)利人的起訴。
例：在曹桂蘭、胡美玲、蔣莉、蔣浩天與重慶力帆汽車銷售有限公司、重慶力帆乘用車有限公司、江蘇驊盛車用電子股份有限公司、南京九華山汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司、力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司、杭州亞凡汽車有限公司發(fā)明專利權(quán)侵權(quán)糾紛案〔（2018）蘇民再47號〕中，涉案專利為ZL200710019425.7“鯊魚鰭式天線”的發(fā)明專利權(quán)。原國家知識產(chǎn)權(quán)局作出第25637號審查決定維持涉案專利有效。力帆公司不服該被訴無效決定提起行政訴訟，并在一審北京知產(chǎn)法院及二審北京高院連連失利，最高院2019年12月再審認(rèn)為被訴決定有關(guān)權(quán)1具備創(chuàng)造性的認(rèn)定錯(cuò)誤，撤銷了涉案決定〔（2019）最高法行再268號〕。
江蘇省高級人民法院再審認(rèn)為，“先行裁駁、另行起訴”的規(guī)定旨在避免專利民事侵權(quán)訴訟案件久拖不決和程序空轉(zhuǎn)。雖然專利復(fù)審委員會(huì)作出被訴決定維持涉案專利權(quán)有效，但該決定被最高人民法院作出的終審行政判決撤銷。從該行政判決的裁判理由來看，最高人民法院是以涉案專利權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性這一專利實(shí)質(zhì)性授權(quán)要件撤銷了被訴決定?？紤]以下因素，本案具備參照適用該法條的條件，對曹桂蘭等四人基于涉案專利權(quán)利要求1的起訴予以駁回。
但是，需要指出的是，如果被控侵權(quán)人提出裁駁另訴的依據(jù)的并非是終審行政判決，而是一審未生效行政判決的話，則不可以參照適用“裁駁另訴”規(guī)定。
例：在再審申請人無錫國威陶瓷電器有限公司與被申請人鎮(zhèn)江市志嘉電器有限公司等侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛一案中，專利復(fù)審委員會(huì)第24085號決定維持涉案專利權(quán)利要求1-6有效，北京知識產(chǎn)權(quán)法院71號行政判決在撤銷第24085號決定的同時(shí)，改判認(rèn)定涉案專利權(quán)利要求1無效。而后專利權(quán)人針對一審判決提出上訴。
對此，江蘇省高院二審認(rèn)為：鑒于北京知識產(chǎn)權(quán)法院為專利授權(quán)確權(quán)行政案件的專屬管轄法院，也即依法對行政相對人不服專利復(fù)審委員會(huì)作出的無效宣告請求審查決定進(jìn)行司法審查的司法機(jī)關(guān)，其所作出的關(guān)于專利權(quán)利要求是否有效的認(rèn)定，在程序上更接近于專利確權(quán)行政程序的終局認(rèn)定。因此，本案情形與上述司法解釋所規(guī)定的適用情形并無本質(zhì)差異，可以參照適用上述司法解釋。
最高人民法院再審撤銷了二審判決，并強(qiáng)調(diào)：“裁駁另訴”規(guī)定的適用應(yīng)考慮司法解釋上述規(guī)定的制度本意及適用條件：避免在規(guī)定適用后可能導(dǎo)致的行政與司法程序循環(huán)往復(fù)、不利于糾紛的實(shí)質(zhì)性解決等問題。具體到本案而言，因當(dāng)事人不服一審判決提出上訴，針對第24085號決定的后續(xù)行政訴訟已經(jīng)進(jìn)入到二審程序。故本案所涉情形與《解釋二》第二條規(guī)定的“權(quán)利人在專利侵權(quán)訴訟中主張的權(quán)利要求被專利復(fù)審委員會(huì)宣告無效”的適用前提并不相符。綜上，本案情形不符合《解釋二》第二條“先行裁駁、另行起訴”規(guī)定的制度本意和適用情形，二審法院參照適用該規(guī)定，適用法律存在錯(cuò)誤。
4、即使涉案專利權(quán)被宣告無效，被控侵權(quán)人仍有權(quán)提起確認(rèn)不侵權(quán)之訴
在涉案專利權(quán)被宣告無效時(shí)，如被控侵權(quán)行為人認(rèn)為法院作出的先行駁回的裁定不能夠使其生產(chǎn)經(jīng)營處于合理預(yù)期的安全狀態(tài)，也可以提起確認(rèn)不侵權(quán)之訴?！跋刃胁民g、另行起訴”規(guī)則不構(gòu)成被警告人提起確認(rèn)不侵害專利權(quán)之訴的障礙。
在東莞銀行股份有限公司與張學(xué)志請求確認(rèn)不侵害專利權(quán)糾紛一案【（2020）最高法知民終225號】中，張學(xué)志以備宣告無效的專利權(quán)向東莞銀行發(fā)送侵權(quán)警告函，其中稱其已就涉案專利的無效決定向北京知識產(chǎn)權(quán)法院起訴，張學(xué)志還向蘋果公司投訴東莞銀行APP涉及侵權(quán)。東莞銀行收到警告函后向張學(xué)志發(fā)送催告函，要求其立即撤回相關(guān)投訴，或盡快向人民法院提起相關(guān)侵權(quán)訴訟。
廣州知識產(chǎn)權(quán)法院一審裁定：對東莞銀行的起訴不予受理，理由為：涉案專利已被宣告全部無效的情況下，東莞銀行提出確認(rèn)其不侵害專利權(quán)的訴訟請求缺乏事實(shí)基礎(chǔ)。
對此，最高院二審認(rèn)為：專利權(quán)無效宣告請求審查決定并非一經(jīng)作出即發(fā)生法律效力，而須待法律規(guī)定的起訴期限屆滿當(dāng)事人未提起訴訟或者維持該決定的裁判生效時(shí)，該決定方可發(fā)生法律效力。因此，在宣告專利權(quán)無效的審查決定未生效的情況下，其不能產(chǎn)生否定專利權(quán)有效性的效力，權(quán)利人發(fā)送的侵權(quán)警告仍然有權(quán)利基礎(chǔ)。
另外，判決中強(qiáng)調(diào)了關(guān)于“先行裁駁、另行起訴”規(guī)則是否適用于確認(rèn)不侵害專利之訴的問題，其指出：“裁駁另訴”規(guī)則旨在提高專利侵權(quán)糾紛案件的審理效率，盡可能緩解審理周期較長的影響，其僅適用于司法解釋規(guī)定的專利權(quán)人提起的侵權(quán)之訴。被警告人提起的確認(rèn)不侵害專利權(quán)之訴，目的在于消除被警告人因?qū)＠麢?quán)人發(fā)出的侵權(quán)警告而所處的不安狀態(tài)。兩者制度目的不同，因此司法解釋該條規(guī)定的“先行裁駁、另行起訴”不構(gòu)成被警告人提起確認(rèn)不侵害專利權(quán)之訴的障礙。如法院經(jīng)審理認(rèn)定被警告人的行為不構(gòu)成侵害專利權(quán)，可徑行作出確認(rèn)不侵權(quán)的判決；如法院經(jīng)審理認(rèn)定被警告人的行為構(gòu)成侵害專利權(quán)，為避免訴訟結(jié)果反復(fù)，可以中止審理，等待專利確權(quán)行政訴訟的結(jié)果。
四、結(jié)語
本文中，通過分析并總結(jié)司法實(shí)務(wù)中“先行裁駁、另行起訴”規(guī)則應(yīng)用的典型案例，為專利侵權(quán)訴訟中的權(quán)利人及被控侵權(quán)人處理專利民事行政交叉案件提供了幾點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)分享：
供權(quán)利人參考——（1）據(jù)以主張的權(quán)利要求發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)向侵權(quán)法院提出變更權(quán)利基礎(chǔ)的主張；（2）權(quán)利人可自“收到無效決定之日起”提出變更權(quán)利基礎(chǔ)的申請；（3）對于權(quán)利人在無效程序中主動(dòng)放棄的權(quán)利要求，不能再將之納入專利權(quán)保護(hù)范圍；（4）權(quán)利人被裁定駁回起訴后，原審認(rèn)定的事實(shí)和證據(jù)材料需妥善保管；
供被控侵權(quán)人參考——（1）涉案權(quán)利要求被宣告無效且經(jīng)比對認(rèn)為明顯不侵權(quán)的，可申請法院繼續(xù)審理并作出裁判；（2）涉案權(quán)利要求被宣告無效的，可向侵權(quán)法院提出裁定駁回起訴的申請；（3）涉案權(quán)利要求被終審行政判決認(rèn)定不具備實(shí)質(zhì)性授權(quán)要件的，可參照適用“裁駁另訴”規(guī)定；（4）即使涉案專利權(quán)被宣告無效，被控侵權(quán)人仍有權(quán)提起確認(rèn)不侵權(quán)之訴。
注釋
【1】《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》
第二條 權(quán)利人在專利侵權(quán)訴訟中主張的權(quán)利要求被專利復(fù)審委員會(huì)宣告無效的，審理侵犯專利權(quán)糾紛案件的人民法院可以裁定駁回權(quán)利人基于該無效權(quán)利要求的起訴。
有證據(jù)證明宣告上述權(quán)利要求無效的決定被生效的行政判決撤銷的，權(quán)利人可以另行起訴。
專利權(quán)人另行起訴的，訴訟時(shí)效期間從本條第二款所稱行政判決書送達(dá)之日起計(jì)算。
【2】該案例來自于《最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)法庭裁判要旨（2019）》裁判規(guī)則之12