文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 韓爍
近年來，隨著我國知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略在國家層面的不斷推進，越來越多的企業(yè)、學(xué)術(shù)機構(gòu)、個人已經(jīng)強烈意識到知識產(chǎn)權(quán)，特別是工業(yè)產(chǎn)權(quán)，著作權(quán)，商標(biāo)等在商業(yè)環(huán)境中的權(quán)益保護、競爭力培養(yǎng)以及技術(shù)護城河構(gòu)建等方面的重要價值。一方面，各個產(chǎn)業(yè)實體參與方早已將在國內(nèi)對工業(yè)產(chǎn)品、方法和用途等通過專利申請、無效、訴訟等一系列專利戰(zhàn)略相關(guān)的企業(yè)行為制度化、專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化，自覺地加大專利在企業(yè)發(fā)展貢獻度中的權(quán)重，另一方面，伴隨著自己現(xiàn)有產(chǎn)品或潛在產(chǎn)品未來可能的市場地理區(qū)域的擴展，開始踴躍的向中國以外的國家和地區(qū)實施包括專利申請、訴訟方面的全球化策略，從而積極參與國際競爭，實施產(chǎn)業(yè)鏈的全球構(gòu)建。
在眾多國際市場中，美國對于各個尋求全球化布局的產(chǎn)業(yè)實體而言是一個無法回避、必須全力爭奪的重要市場，美國專利制度成熟、相關(guān)法律健全、政府主體保護力度強大。做好、做大美國市場的專利布局，對每一個追求全球化的企業(yè)的重要性不言而喻。
專利戰(zhàn)略中的一個重要且基礎(chǔ)的環(huán)節(jié)是專利申請文件的撰寫，而在撰寫中的重中之重則是權(quán)利要求書的撰寫。權(quán)利要求書不僅直接反映了申請人的保護范圍，劃定與同領(lǐng)域中其他競爭者的界限，甚至?xí)谝龑?dǎo)產(chǎn)品研究方向和相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)則中的利己性的標(biāo)準(zhǔn)指定方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。在本文中，筆者試圖從權(quán)利要求書的撰寫來簡單介紹符合美國專利實踐的具體實務(wù)操作特點及體會。
1、在美國專利申請文件的權(quán)利要求中，在第一獨立權(quán)利要求中，要兼顧概念層次和物理層次兩個維度。
在概念層次上，要限定發(fā)明元素如何通過新穎和創(chuàng)造性的方式來對新裝置和新功能進行寬泛的特征描述，適當(dāng)對某些關(guān)鍵特征進行擴展，如果對某一項功能經(jīng)過思考判斷其是否為必須的，如果不是，則可以進一步上位，以謀求更寬泛的保護范圍。
2、可以在其他獨立權(quán)利要求中，要涵蓋多個新穎點（即，所謂的發(fā)明點）。
發(fā)明人在撰寫權(quán)利要求時，就要基于對產(chǎn)品所屬市場中誰會侵犯專利，誰會可能交許可費等因素進行基本判斷和預(yù)測，對第一獨立權(quán)利要求中限定的產(chǎn)品進行組合限定，例如針對產(chǎn)品的使用、生產(chǎn)方法，組合、子組合、套件、客戶端設(shè)備及關(guān)聯(lián)方法等進行組合保護。
這樣，通過第一獨立權(quán)利要求保護核心產(chǎn)品，通過其他獨立權(quán)利要求針對全產(chǎn)業(yè)鏈包括上游原料供應(yīng)商、制造商、下游產(chǎn)品使用者、銷售商等可能侵權(quán)主體在內(nèi)進行全方位保護。舉例來說，針對軟件領(lǐng)域，可以例如使用“從存儲器提供讀取信息”的表述來代替“從存儲器讀取信息”，則可能更好地將侵權(quán)主體從終端用戶轉(zhuǎn)至供應(yīng)商，從而實現(xiàn)“侵權(quán)轉(zhuǎn)移”，這是因為“從存儲器讀取信息”是使用者的行為，而“從存儲器提供讀取信息”是存儲器本身的功能。
3、關(guān)于限制性要求（Restriction Requirements）
在美國專利制度中，存在特殊的審查規(guī)定：限制性要求，如果多個權(quán)利要求指向不同的發(fā)明，審查員則會根據(jù)美國專利法112條來提出限制性要求，而發(fā)明人則應(yīng)積極答復(fù)，且必須從中選擇一組進行審查。這與中國專利的單一性缺陷有些類似。不同之處在于，美國的限制性選擇通知書可以不基于單一性缺陷來發(fā)出，審查員的主觀判斷比重較大。為此，發(fā)明人應(yīng)必須進行取舍和選擇，針對申請文件中未被選擇的發(fā)明，發(fā)明人可以選擇分案申請和繼續(xù)申請，從而保留對市場競爭對手對后續(xù)申請中的發(fā)明形成“字面侵權(quán)”的維權(quán)依據(jù)。
4、引入與發(fā)明中每一個特征對應(yīng)的附圖
根據(jù)《美國專利條例法則》第83a條，每一個權(quán)利要求的元素都必須出現(xiàn)在附圖中，如果沒有，則必須將該特征從權(quán)利要求中刪除。因此，權(quán)利要求中的每一項關(guān)鍵特征要有相應(yīng)的附圖進行圖示說明，這點至關(guān)重要。由于禁止增加新內(nèi)容（new matter）的規(guī)定，后續(xù)程序中對附圖進行修改是非常困難甚至是不可能的，因此在提交申請時，發(fā)明人盡可能地多提交附圖，并在附圖中盡可能地示出所有的相關(guān)特征，這樣做的另一個重要原因是，其為發(fā)明人在后續(xù)程序中在權(quán)利要求中增加對特征的進一步描述甚至增加新特征提供了重要的依據(jù)。
5、什么是新內(nèi)容
一般來說，以下情況不會被認(rèn)為是增加了新內(nèi)容。
a.為了更正說明書中或附圖中顯而易見的錯誤（obvious error）；
b.雖然增加了新的內(nèi)容，并且無法通過前述對顯而易見的錯誤進行更正來進行辯解，需要發(fā)明人進行書面描述，主張新內(nèi)容處于發(fā)明人所“占有”的發(fā)明的范圍內(nèi)，并且發(fā)明人可以從說明書和附圖中提供更多的支持，例如，通過整體結(jié)構(gòu)、部分結(jié)構(gòu)、功能特征等來說明自己的主張。
相比而言，中國專利申請文件的修改規(guī)定更為嚴(yán)格，更強調(diào)的是“紙面記載”原則，而針對美國的申請，申請人可以利用更寬松、靈活的策略，更加積極地進行爭辯，且獲得認(rèn)可的幾率較大。
6、撰寫一組權(quán)利要求來細(xì)化保護已商業(yè)化的產(chǎn)品和工藝
相對來說，該組權(quán)利要求直接對應(yīng)于申請人的已商業(yè)化的產(chǎn)品或工藝，保護范圍直接對應(yīng)，相應(yīng)地保護范圍更窄。然而，根據(jù)美國聯(lián)邦最高法院的特定案例的裁決結(jié)果，雖然上述權(quán)利要求保護范圍更窄，但也因此由于在審查過程中最可能未經(jīng)修改就直接獲得授權(quán)，因而實際上比那些在初始申請時具有較寬的范圍但在審查過程中經(jīng)過修改而縮小范圍的權(quán)利要求從法律層面而言具有更寬的保護范圍，這是因為經(jīng)過修改的權(quán)利要求都會經(jīng)過字面侵權(quán)和等同侵權(quán)原則的復(fù)查，這樣當(dāng)該組權(quán)利要求經(jīng)過修改后被認(rèn)為從字面范圍上判定不再侵權(quán)時，該權(quán)利要求則也不再受到等同侵權(quán)原則的保護。這樣，一開始就明確基于申請人的已商業(yè)化的產(chǎn)品和工藝的保護范圍撰寫的權(quán)利要求則成為維護申請人利益的最后一道防線。
因此，發(fā)明人一定要在權(quán)利要求中加入最反應(yīng)或完全等同于自己市售產(chǎn)品/工藝的權(quán)利要求，以求實現(xiàn)最可靠的保護力度。
7、杰普森類型的權(quán)利要求
上述權(quán)利要求主要體現(xiàn)為以下形式：
一種裝置，包括B，C，D，其中改進包括E和F。
除非非常必要，一般不建議上述撰寫方式。因為在美國專利審查實踐中，表述“其中改進包括”會被認(rèn)為是轉(zhuǎn)折語氣，而之前的所有特征“B，C，D”則有可能被認(rèn)為是公知的現(xiàn)有結(jié)構(gòu)，這對發(fā)明人會非常不利。
8、關(guān)于方法權(quán)利要求
在美國專利審查實踐中，方法權(quán)利要求中的步驟限定通常會被暗示為必須嚴(yán)格按照步驟順序?qū)嵤┓椒?，從而對保護范圍造成非常嚴(yán)重的實質(zhì)影響。
例如，一種方法，其包括如下步驟：
a. ......，
b. ......，
c. .......。
這里表示步驟順序的符號“a，b，c”等會被認(rèn)為是所要保護的方法必須要基于一定的順序進行實施。但實際中，可能存在多個步驟可以同時進行甚至可以相反地進行的情況，這就會受到順序符號“a，b，c”的嚴(yán)重制約。對此，建議在撰寫時，不要輕易使用這些表述步驟順序的符號，例如“a，b，c”、“1，2，3”等。
9、關(guān)于設(shè)備權(quán)利要求
針對設(shè)備權(quán)利要求，應(yīng)基于處于靜態(tài)的，非操作情況下的設(shè)備進行限定。其目的主要在于，在后續(xù)可能的維權(quán)過程中，將會更有效地針對產(chǎn)品侵權(quán)制造商，而不僅是終端侵權(quán)用戶。
因此，在具體撰寫過程中對裝置或元件進行描述時，應(yīng)多采用例如“可移動”，“可滑動”，“可插入”的表述，而非“移動”、“滑動”及“插入”。前面一組是針對設(shè)備處于靜態(tài)的，非操作情況的限定，而后者在美國專利體系下，則有可能被認(rèn)為是對設(shè)備正處于相互作用、或者運行時的狀態(tài)描述，從而存在產(chǎn)品侵權(quán)制造商不構(gòu)成直接侵權(quán)的可能性。當(dāng)然，上述后果出現(xiàn)概率較低，但作為專利從業(yè)者應(yīng)避免因為撰寫時的細(xì)微用詞選擇問題，加大后期維權(quán)時不確定因素。
以上是筆者針對美國專利申請文件撰寫基于個人經(jīng)驗給出的一些淺薄的看法和觀點?？傮w來說，技術(shù)方案的新穎性、創(chuàng)造性以及對產(chǎn)品/方法所屬領(lǐng)域的洞察力是專利價值的終極體現(xiàn)。然而，謹(jǐn)慎、技巧和有靈活性的專利文件的撰寫方式往往能夠最大化、精確化、甚至擴大化發(fā)明人、申請人的所有意圖，國內(nèi)發(fā)明人、申請人不僅應(yīng)致力于自身產(chǎn)品的研發(fā)，更應(yīng)針對不同市場主體和專利制度適應(yīng)性地掌握專利申請文件尤其是權(quán)利要求書的撰寫技巧。作為專利從業(yè)者，筆者衷心希望每個申請人、發(fā)明人都能夠撰寫出高質(zhì)量的專利文件，從而有效地保護自身權(quán)益。
參考文獻：
1.《美國專利申請撰寫及審查處理策略》（第二版）作者：皓普曼（美國）知識產(chǎn)權(quán)出版社
2.美國專利商標(biāo)局美國專利審查操作指南 https：//www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/